*** พื้นที่ส่วนตัวของ พันตำรวจเอก ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ รองผู้บังคับการกองคดีอาญา สำนักงานกฎหมายและคดี นี้ จัดทำขึ้นเพื่อยืนหยัดในหลักการที่ว่า คนเรานั้นจะมีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อมีเสรีภาพในการแสดงความคิดโดยบริบูรณ์ และความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่มีอำนาจใดจะพรากความเป็นมนุษย์ไปจากเราได้ ไม่ว่่าด้วยวิธีการใด ๆ และอำนาจผู้ใด ***
*** We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive to these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness. [Adopted in Congress 4 July 1776] ***
Group Blog
 
All Blogs
 

กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ( ตอน ๔ )

ในส่วนนี้ จะกล่าวถึง ความคุ้มครองเกี่ยวกับชื่อ "ดารา" หรือคนที่มีชื่อเสียง หรือ ลักษณะความเหมือนของดารา ทั้งรูปร่าง ลักษณะ รวมถึงเสียงของดารานั้นด้วย ซึ่งจะเรียกรวมว่า Celebrity Likenesses and Fictional Characters โดยจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าด้วยเช่นกัน ในส่วนท้าย จะได้กล่าวถึง งานประเภทอื่น ๆ ที่อาจจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องการค้าด้วย



ภายใต้บทบัญญัติ มาตรา ๔๓(a) ศาลได้ขยายความคุ้มครองไปยังเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียนฯ ไปรวมถึง ของดารา (Celebrity’s name) ชื่อเล่น หรือ รูปร่างหรือภาพที่มีลักษณะเหมือนกับดารา เสียงของดารา หรือ ลักษณะเฉพาะ (Characteristics) คดีลักษณะนี้ จะเป็นการรวมเอาระบบกฎหมายว่าด้วย Passing off หรือ กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม กับ สิทธิของบุคคลที่หวงกันชื่อ หรือ ลักษณะของตนจากการถูกนำเสนอสู่สาธารณะ (Right of publicity) ซึ่งจะห้ามมิให้บุคคลอื่นใช้ชื่อ ภาพ เสียง ฯลฯ หรือลักษณะที่เหมือน (name and likeness) ของบุคคลอื่นในทางการค้า ซึ่งการอาศัยมูลเหตุในการฟ้องร้องในลักษณะนี้ มีข้อพิเศษตรงที่ว่า ผู้อ้างสิทธิในชื่อฯ นั้นไม่ต้องแสดงให้เห็นว่า สาธารณชนจะมีความสับสนหรือน่าจะทำการสับสนแก่สาธารณะ แต่ในบางรัฐ ก็จะไม่คุ้มครองชื่อเสียงดารา ภายหลังจากที่ตายไปแล้ว ในระยะเวลาหนึ่งด้วย

ศาลสูงสุด ได้ขยายความคุ้มครองตามกฎหมาย common law และ การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ไปยังชื่อ (name) รูปภาพ (image) ลักษณะ (characteristics) หรือ ลักษณะรูปร่างที่เป็นเชิงแต่งหรือนิยาย (fictional characteristics) ถึงแม้ว่า ภาพฯลฯ เหล่านั้น จะไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ก็ตาม ในคดี Comedy III Prods., Inc. v. New Line Cinema, (2000) ศาล Ninth Circuit ได้ ปฏิเสธการอ้าง มาตรา ๔๓(a) ที่ได้นำเอาภาพคลิปที่ปรากฎในโดเมนเนม “Three Stooges” ไปรวมไว้ในอีกคลิปภาพหนึ่ง ซึ่งคดีมีการอ้างสิทธิในชื่อ ลักษณะ ความเหมือน และ การแสดงทั้งหมด ของ Three Stooges แต่ศาลพิจารณาเห็นว่า คลิปภาพนั้น ไม่สามารถจะใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ โดยไม่ต้องพิจารณาว่ามี secondary meaning หรือไม่ก็ตาม เนื่องจาก ศาลเห็นว่า การให้ความปกป้องตามเครื่องหมายการค้า จะเป็นการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเวลาการคุ้มครองในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยกล่าวว่า “ถ้างานใดที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และได้ถูกถ่ายทอดผ่าน public domain ก็จะไม่ได้รับการปกป้องตามกฎหมาย Lanham Act..,” ศาลสูงสุดได้อธิบายเพิ่มเติมว่า กม.Lanham Act นี้ ให้ความคุ้มครองชื่อและความเหมือนฯ ของดารา ที่เกี่ยวข้องกับการค้าฯ ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ซึ่งแฝงมากับชื่อนั้น ดังนั้น ถ้า New Line / จำเลยได้นำเอาชื่อที่มีความเหมือนของ Three Stooges ไปใช้กับสินค้าประเภท T-shirts ที่เสนอขาย ดังนี้ Comedy สามารถอ้างสิทธิดังกล่าวได้ว่ามีการละเมิดเครื่องหมายการค้าแล้ว




นอกจากนี้ ชื่อและความเหมือนดังกล่าว หากมีลักษณะที่สามารถจดทะเบียนได้ตามหลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าฯ แล้ว ผู้เป็นเจ้าของ ย่อมยื่นขอจดทะเบียนได้เช่นเดียวกัน




ส่วนต่อไป จะว่าด้วยประเภทของงานอื่น ๆ ที่อาจจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย Trademark ดังนี้

Titles of Expression Works

ชื่อของงานเขียน หรือ ชื่องานศิลป์ (Title of literary or artistic work) เช่น ชื่อของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือ ชื่อซี่รี่ย์ของหนังสือหรือภาพยนตร์ ก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องการค้า และ ยังยื่นขอจดทะเบียนได้ ถ้ามี Secondary meaning ซึ่งอาจจะบอกได้ว่าชื่อนั้น ฯลฯ เป็นเครื่องประกันว่า มาจากแหล่งผลิตเดียวกัน

การจดทะเบียนในงานเหล่านี้ ทำให้การคุ้มครองฯ แตกต่างจาก common law หรือ Lanham Act เช่น โดยปกติแล้ว การจดทะเบียนตาม Federal Registration จะไม่อนุญาตให้มีการจดทะเบียน สำหรับงานชิ้นเดียว (Single work) เพราะชื่อนั้น จะถูกพิจารณาว่าเป็นเพียง Descriptive ดังนั้น จะได้ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อ มี Secondary meaning เท่านั้น


Numbers and Alphanumeric Combinations

ตัวเลขและการผสมผสานของตัวอักษร ก็จะเป็นเครื่องหมายการค้าภายใต้หลัก common law ได้ และในขณะเดียวกันก็จดทะเบียน ตาม federal law ได้ ถ้ามีลักษณะเด่น เช่น ตัวเลข “501” ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องหมายกางเกงยีนส์ยี่ห้อ Levi’s ก็อาจจะจดทะเบียนได้ ในบางกรณี ตัวเลขและผลรวมของอักขระ อาจจะถือเป็น Arbitrary ซึ่งไม่ต้องมี secondary meaning แต่ถ้าตัวเลขนั้นนั้นเป็นเพียงโมเดลของตัวเลข หรือ มีส่วนหนึ่งเป็นตัวเลข สิ่งนี้ จะได้รับความคุ้มครองเมื่อมี secondary meaning เท่านั้น


Foreign Words

ในกรณีที่ถ้อยคำที่ปรากฏในเครื่องหมายการค้า เป็นภาษาต่างประเทศ (คือ ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ) การพิจารณาว่าจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าหรือไม ในเบื้องต้น อาจจะใช้วิธีการแปลให้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในอเมริกาเป็นสำคัญ ซึ่งเรียกวิธีการนี้ว่า “Doctrine of Foreign Equivalents” เมื่อแปลมาแล้ว ก็จะพิจารณาว่า มีลักษณะ Distinctiveness หรือมีลักษณะเป็น genericness, descriptiveness อย่างไร จากนั้น ก็จะดูว่า จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกสับสนกับเครื่องหมายการค้าที่ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ก่อนหน้านั้นหรือไม่ ซึ่งจะดูจากมาตราฐานผู้บริโภคทั่วไปในอเมริกาว่าจะสับสนหรือไม่ อย่างไร หลักการแปลอาจจะไม่ต้องแปลเป็นตัวต่อตัว แต่อาจจะเป็นสำนวน (idiomatic) ก็ได้ อย่างไรก็ตาม หลักการนี้ไม่ได้เป็นกฎบังคับเด็ดขาด แต่ถูกใช้เป็นเพียง guideline เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อภาษาต่างประเทศนั้นเป็นภาษาที่คลุมเครือ ล้าสมัย หรือ เป็นภาษาที่ตายไปแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องแปลอีกเพราะไม่น่าจะเกิดความสับสนใด ๆ ขึ้นอีกแล้ว

ในทางปฏิบัติแล้ว บางกรณีเครื่องหมายการค้าจะไม่ได้รับการจดทะเบียนเพียงเพราะ เมื่อแปลแล้ว มีความตรงกับเครื่องหมายที่ใช้อยู่แล้ว ทั้ง ๆ ที่รูปร่างและเสียง ฯลฯ แตกต่างกันมาก ก็เป็นได้ แต่ศาลส่วนใหญ่เห็นว่า ความหมายดังกล่าวเป็นเพียงปัจจัยเดียวในการพิจารณา โดยศาลจะพิจารณา ๓ ปัจจัยหลัก ได้แก่ ขนาด เสียง และ ความหมายของถ้อยคำนั้น ประกอบกัน แต่ถ้าถ้อยคำนั้น เป็นเพียงคำสามัญทั่วไป หรือ มีลักษณะเพียงถ้อยคำพรรณนา (descriptive) ในภาษาต่างประเทศ ศาลจะพิจารณาเพียง “ความหมาย” ในการพิจารณาว่า จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่

ตัวอย่างเช่น ในคดี Palm Bay Imps., ศาลตัดสินว่า ประชาชนอเมริกันทั่วไป ไม่แปลคำว่า “Veuve” จะแปลว่า “Window” หรือ คดี In re Tia Maria, 188 U.S.P.Q. 524 (T.T.A.B.1975) วินิจฉัยว่า ไม่น่าจะมีความสับสนใด ๆ ระหว่างคำว่า “Tia Maria” สำหรับร้านอาหาร กับ คำว่า “Aunt Mary” สำหรับอาหารกระป๋องที่เป็นผัก เพราะไม่มีประชาชนอเมริกันจะแปลคำว่า Tia Maria เป็นคำว่า Aunt Mary




 

Create Date : 24 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 18 มิถุนายน 2553 8:49:02 น.
Counter : 2231 Pageviews.  
Share

กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ( ตอน ๓ )

ส่วนที่ ๒
เนื้อหาของการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า
(Subject Matter of Trademark Protection)


ส่วนนี้ จะกล่าวถึงหลักการพื้นฐานว่า “อะไรคือ trademark” เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่า trademark จะถูกนำไปใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือ เพื่อใช้ทางการค้า และ การให้บริการ อันสามารถบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของสินค้า เครื่องหมายการค้า ตั้งแต่ดั้งเดิมมา จะหมายถึง ถ้อยคำ (word) หรือ สัญลักษณ์ (symbol) ในปัจจุบัน ยังหมายรวมถึงลักษณะอื่น ๆ เช่น เสียง (sound) หรือ กลิ่น (fragrance) รวมถึง รูปลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ (Trade dress) และถึงแม้ว่า การจดทะเบียนจะเพิ่มการคุ้มครองแก่เครื่องหมายฯ แต่เงื่อนไขการจดทะเบียนก็ไม่ใช่สาระสำคัญเหนือกว่าการใช้ สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา


ลักษณะตามธรรมชาติของ Trademarks/Service Mark


Trademark ในฐานะที่เป็นเครื่องบ่งชี้แหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการ นอกจากจากเป็นเครื่องหมายในการบ่งบอกแหล่งผลิตแล้ว ยังเป็นเครื่องประกันคุณภาพ (quality) และ ลักษณะ (Characteristics) ที่จะต้องมีมาควบคู่กับสินค้าและบริการนั้น Trademark จึงเป็น shorthand ในการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและลูกค้าฯ โดยจะทำให้ผู้ผลิตได้พัฒนาคุณภาพสินค้าฯ ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง วิธีการ shorthand นี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะเป็นไปไม่ได้ที่ผู้บริโภคจะทำการทดสอบสินค้าทุกประเภททุกชนิดก่อนจะทำการซื้อ เช่น ผู้ผลิตอาจจะพัฒนารสชาติ รูปลักษณะผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจลูกค้า เมื่อลูกค้าเห็นรูปร่างรูปทรง และเครื่องหมายฯ เช่นนั้นก็จะตัดสินใจซื้อทันที เพราะเคยพึงพอใจสินค้าฯ มาแล้วในอดีต

นอกจากนี้ เครื่องหมายฯ ยังเป็นเครื่องมือในการแสดงความรับผิดชอบ ในกรณีผู้บริโภครู้สึกไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้าฯ เพราะลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อผู้ผลิตต่อสินค้าที่เคยพึงพอใจในอดีตและมีคุณภาพลดลงในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ลูกค้าอาจจะไม่มีโอกาสทดสอบคุณภาพสินค้ามาแต่ในอดีต แต่ความคาดหวังว่าคุณภาพสินค้าจะดี อาจจะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของการโฆษณาหรือการตลาดของเจ้าของเครื่องหมายฯ นั้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าฯ จึงเป็นหลักประกันความคาดหวังของลูกค้าอีกประการหนึ่งด้วย

ชื่อเสียงซึ่งมีอยู่กับเครื่องหมายการค้านั้น อาจจะเรียกว่า Goodwill อาจจะเกิดขึ้นจากการสะสมของประสบการณ์ในการใช้ฯ ของผู้บริโภคในอดีตมา โดย Goodwill ยังเป็นเครื่องมือในการทำนายลูกค้าในอนาคต ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการคำนวณมูลค่าทางธุรกิจของผู้ผลิตด้วย

ด้วยเหตุนี้ เครื่องหมายฯ ในฐานะที่เป็นเครื่องบ่งชี้แหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ฯ จึงมีความสำคัญพื้นฐานต่อสาธารณชน โดยเป็นเครื่องประกันคุณภาพในทางอ้อมและยังเป็นเครื่องมือแสดงความรับผิดชอบของผู้ผลิตฯ ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือสำคัญต่อผู้ผลิต ในการสร้างชื่อเสียง หรือ Goodwill เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น และทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นหากสินค้ามีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ ด้วยเหตุนี้ หากมีการละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าฯ สิ่งที่ถูกละเมิดจริง ๆ ก็คือ สิทธิของสาธารณชนที่จะได้รับการคุ้มครองจากการกระทำอันก่อให้เกิดความสับสนในผลิตภัณฑ์ฯ นั้น และ ยังกระทบต่อผู้ผลิตฯ ในการควบคุมคุณภาพของสินค้าฯ นั้นด้วย

เครื่องหมายการค้า ที่จะได้รับความคุ้มครอง จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการคุ้มครองเครื่องหมายการ ที่เรียกว่า Non-functionality

หลักการสำคัญ คือ เครื่องหมายการค้า จะต้องไม่ได้มีลักษณะเป็น Functionality กล่าวคือ กฎหมายนี้จะปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองกับลักษณะของสิ่งของที่มีลักษณะเพียงแสดงถึงการใช้ประโยชน์ เช่น ลักษณะรูปร่างของผลิตภัณฑ์ นั้นถือเป็นเพียง functionality หากว่า ลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์นั้น อันเกี่ยวกับการใช้ หรือ วัตถุประสงค์ของสิ่งของ หรือเป็นเพียงสิ่งที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหรือคุณภาพของสินค้า กล่าวคือ หากมีการคุ้มครองให้ผู้นั้นมีสิทธิเพียงผู้เดียวเกี่ยวกับการใช้รูปลักษณะแล้ว จะก่อให้เกิดความยากลำบากอย่างมากและเกินสมควรต่อผู้ผลิตรายใหม่ที่ยังไม่มีชื่อเสียงในระบบตลาดนั้น (…if exclusive use of the feature would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage.) คุณลักษณะดังกล่าว จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฯ เครื่องหมายการค้า

สำหรับหลักการ Non-functionality นี้ ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยคำพิพากษาของศาล ก่อนจะมีกฎหมาย Lanham Act โดยหลักการนี้ มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ ได้แก่

๑) เพื่อกระตุ้นให้มีการแข่งขัน โดยศาลอนุญาตให้ผู้แข่งขันสามารถทำการลอกเลียนแบบเกี่ยวกับรูปลักษณะของสินค้า เช่น การออกแบบ (Design) สินค้านั้น

๒) เพื่อห้ามมิให้มีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครอง เพื่อขยายเวลาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรที่หมดอายุลงแล้ว โดยการให้ความคุ้มครองลักษณะสินค้าดังกล่าวตามกฎหมาย Trademark ซึ่งจะมีผลเป็นการคุ้มครอง Patent โดยไม่จำกัดเวลา

ด้วยเหตุนี้ หากรูปลักษณะ (feature) ทำหน้าที่เป็นเพียง Functional หากให้ความคุ้มครอง ก็จะก่อให้เกิดการผูกขาด (monopoly) ตลอดไป เพราะเครื่องหมายการค้าจะมีอายุการคุ้มครองตราบเท่าที่ยังมีการใช้เพื่อการค้าอยู่ หลักการนี้ จึงเป็นการกำจัด การผูกขาดในลักษณะดังกล่าว

ตัวอย่าง

คดี William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., (1924) เป็นคดีเกี่ยวกับการผลิตยา Quinine โดยใช้ช๊อคโกแลตเป็นวัตถุดิบสำคัญ จำเลยพยายามศึกษาและเลียนแบบผลิตภัณฑ์และสูตรการผลิตยาดังกล่าว และมีการใช้ช๊อคโกแลต เป็นวัตถุสำคัญเช่นเดียวกัน เพื่อมิให้ลูกค้าสามารถแบ่งแยกแยะได้ ศาลสูงสุด ได้พิจารณาว่า จำเลยกระทำผิดฐาน Unfair Competition ในลักษณะที่เป็น Passing Off จึงต้องรับผิดในการขายสินค้าเลียนแบบ แต่อย่างไรก็ตาม การสั่งห้ามจำเลยใช้ช๊อคโกแลต เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เพราะช๊อคโกแลต เป็นเพียง Functional ingredient หรือ แค่สูตรส่วนผสม ที่ถือเป็น Functionality ก็เพราะ ช๊อคโกแลตนั้น ทำหน้าที่ในการสื่อให้เห็นรสชาติและรูปร่างลักษณะของยา และ ยังทำหน้าที่ในฐานะ Suspension agent ในสูตรยานั้นด้วย


พัฒนาการของแนวคิดว่าด้วย Functionality

หลังจากคดี William R. Warner (1924) แล้ว ศาลได้มีคำพิพากษาในคดี Inwood Laboratories, Inc., v. Ives Laboratories, Inc. ในปี ค.ศ. 1982 โดยศาลได้วางหลักและคำอธิบายเพิ่มเติมไว้ในคดีนี้ว่า “a product feature is functional if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article.” โดยในคดีหลังนี้ ก็มีลักษณะเดียวกัน คือ เป็นการผลิตยาเลียนแบบเพื่อให้ราคาถูกกว่าอย่างมากซึ่งมีลักษณะเป็น passing off เช่นเดียวกับคดี William R. Warner โดยใช้สีเดียวกัน ศาลได้ปฏิเสธที่ห้ามจำเลยใช้สีเดียวกับโจทก์ในการผลิตยา เพราะสีโดยลำพังไม่ได้บ่งบอกถึงลักษณะพิเศษในลักษณะเป็น Secondary Meaning และ สีก็เป็นเพียง functionality เท่านั้น เพราะ สีเป็นเครื่องบ่งบอกประเภทยาในบางสถานการณ์ ทั้งต่อคนไข้ แพทย์ หรือ โรงพยาบาล ทำให้รู้ประเภทของยานั้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเพียง functionality

ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๙๕ ศาลสูงสุดได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลัก Functionality ในคดี Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., (1995) ซึ่งศาลสูงสุดจะต้องพิจารณาว่า “สี” โดยลำพังสามารถจะขอจดทะเบียนเพื่อให้รับความคุ้มครองตามลักษณะ Trade dress ได้หรือไม่ กรณีนี้ เป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวกับร้านซักรีด (a laundry press pad) ซึ่งศาลสูงสุดได้อธิบายว่า ลำพังแค่สีอย่างเดียว ไม่อาจจะได้รับความคุ้มครองได้ เพราะเป็น functionality หากสีนั้น ทำหน้าที่เพียงเพื่อในการดึงดูดให้สินค้าเป็นที่ต้องการ แต่สำหรับบางกรณี เช่น คดีนี้ ศาลสูงสุด พิจารณาแล้วเห็นว่า สี ไม่ได้ทำหน้าที่เช่นว่าในคดีนี้ ศาลจึงได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม จากหลักการ Inwood Laboratories standard โดยเพิ่มเติมหลักการสำคัญ ดังนี้
“a product feature is functional if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article,” that is, if exclusive use of the feature would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage.”

กล่าวคือ ถ้าการห้ามคู่แข่งอื่นใช้สี หรือ ลักษณะใด ๆ จะก่อให้เกิดภาวะที่คู่แข่งที่ไม่มีชื่อเสียง หรือผู้ผลิตรายใหม่ ไม่อาจจะแข่งขันได้เลยแล้วละก็ ศาลก็ไม่ให้ความคุ้มครองการใช้ลักษณะดังกล่าว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หากสี หรือ ลักษณะเฉพาะ หรือ รูปแบบผลิตภัณฑ์นั้น ทำหน้าที่เพียงการดึงดูดให้ผู้บริโภคต้องการเท่านั้น ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย trademark แม้ว่าผู้ผลิตจะสามารถทำให้ผู้บริโภครับรู้ว่า สินค้านั้น หมายถึงอะไรเป็นพิเศษ ในลักษณะ secondary meaning ก็ตาม

ในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ ศาลสูงสุดได้พิพากษาคดี TrafFix Devices, Inc., v. Mktg. โดยได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า หากหลักเกณฑ์เบื้องต้นในส่วนแรก ของคดี Inwood Laboratories ให้ถือเป็น primary test หากไม่สมบูรณ์ ให้นำหลักการตาม Qualitex มาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป กล่าวคือ ถ้าข้อเท็จจริงปรากฎว่า ลักษณะของสินค้ามีลักษณะสำคัญต่อการใช้ หรือ เป็นวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ หรือ มีผลกระทบต่อราคาหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นแล้ว ย่อมถือเป็น functionality ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักการที่ว่า รูปร่างลักษณะสินค้านั้น จะมีความจำเป็นในการแข่งขันหรือไม่ (Competitive necessity) ดังนั้น หากลักษณะดังกล่าว ไม่มีหน้าที่ดังกล่าวแล้ว จึงจะต้องพิจารณาต่อไปว่า หากให้ความคุ้มครองแล้ว จะทำให้คู่แข่งรายอื่น ไม่อาจจะแข่งขันได้ต่อไป เป็นต้นว่า ในคดี Inwood Laboratories นั้น Design formulation หรือ การออกแบบสูตรยา ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ จึงถือเป็น functionality แล้ว โดยไม่มีความจำเป็นจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับหลัก Competitive necessity กล่าวคือ ไม่ต้องพิจารณาว่า จะมีผลทำให้ผู้อื่นไม่สามารถแข่งขันได้หรือไม่ สำหรับคดี Qualitex นั้น มีปัญหาทางกฎหมายที่สำคัญ เกี่ยวกับหลักว่าด้วย Aesthetic Functionality ซึ่งปรากฏว่า ศาลได้พิจารณาเห็นแล้วว่า หาก “สี” โดยลำพังมีหน้าที่ดึงดูดลูกค้าฯ ย่อมเป็น Functionality แต่ในคดีดังกล่าว สีเขียวและสีทอง ในเครื่องหมาย Trade dress นั้น ไม่ได้ทำหน้าที่ดังกล่าว จึงจะต้องพิจารณาว่า หากศาลคุ้มครองเครื่องหมายที่มีเพียงสีดังกล่าวแล้ว จะก่อให้เกิดภาวะทำให้ผู้อื่นไม่อาจแข่งขันกับเจ้าของเครื่องหมายนั้นได้หรือไม่ กรณีนี้ สีเขียวและสีทองนั้น ไม่มีผลต่อการแข่งขัน หรือ ทำให้สีถูกจำกัดลง เพราะแท้จริงแล้ว ยังมีสีอื่น ๆ ที่มีจำนวนมาก (เป็นล้านสี) ซึ่งผู้อื่นสามารถใช้ได้ กรณีนี้ สีดังกล่าว จึงอาจจะได้รับความคุ้มครองได้เช่นกัน

ในคดี TraFix นั้น เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องเครื่องหมาย Trade dress ซึ่งเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งอายุการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรได้หมดลงไปแล้ว โดยคดีนี้ เป็นเครื่องมือที่มีอุปกรณ์สปริงคู่ ซึ่งเป็นกลไกลักษณะเฉพาะและมีประโยชน์ในการต่อต้านแรงลม ด้วยเหตุนี้ ลักษณะประโยชน์ของเครื่องมือนี้ จึงเป็น Functionality และในกรณีนี้ ศาลสูงสุด เห็นว่า เป็นกรณีที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่ต้องพิจารณาเลยว่า ยังมีทางเลือกที่ผู้ผลิตอันเป็นคู่แข็งขันยังมีทางเลือกในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือไม่ ซึ่งแตกต่างจากคดี Qualitex เพราะ กรณีนี้ ถือเป็น Functionality แล้ว (โดยไม่ต้องพิจารณาถึงทางเลือกอื่น ๆ เช่น การออกแบบสปริงสามอันหรือสี่อัน ฯลฯ เพราะมันก็คือ การ design เพื่อประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เหมือนกัน) แตกต่างจากการการเลือกใช้สีที่ยังมีสีอื่น ๆ เหลืออยู่ให้ผู้แข่งขันรายอื่นสามารถเลือกใช้ได้โดยอำเภอใจ


Aesthetic Functionality

แนวคิดเกี่ยวกับ Aesthetic Functionality นี้ ตรงกันข้ามกับแนวคิดเรื่อง Utilitarian type of Functionality ซึ่งได้อธิบายไปแล้วในคดี Inwood Laboratories แต่ยังมีข้อถกเถียงอย่างมากเช่นกัน ตัวอย่างเช่น บทบัญญัติเกี่ยวด้วยการละเมิด (Restatement of Torts) ได้อธิบายว่า “ถ้าการซื้อขายสินค้านั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของ Creative หรือ Imaginative value แล้ว ลักษณะดังกล่าว อาจจะถือเป็น functionality เนื่องจากลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะพื้นฐานทางคุณค่า ซึ่งช่วยในการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้น แม้กระทั่งสินค้าทั่วไป เช่น แปลงสีฟัน อาหาร หรือเครื่องดื่ม รถยนต์ สิ่งเหล่านี้ อาจจะไม่ต้องสงสัยเลยว่า ลักษณะ Aesthetic feature นั้น ซึ่งอาจจะหมายรวมถึง สี กลิ่น ลักษณะเนื้อเยื่อ กลิ่นหอม หรือ ลักษณะรูปร่างที่น่าชื่นชม มีอิทธิพลสำคัญในการตัดสินใจซื้อ โดยไม่ได้พิจารณาว่า มี Secondary meaning ซึ่งอาจจะมีขึ้นได้ควบคู่กับลักษณะสินค้านั้น สำหรับลูกค้าผู้ซึ่งสามารถทราบถึงความแตกต่างระหว่างรสชาติของ Coke กับ เป๊บซี่ การแบ่งแยกความแตกต่างของลักษณะของกลิ่นและรสดังกล่าว ไม่ใช่เพียงแค่ตัวชี้วัดถึงแหล่งผลิตสินค้า (source indicators) แต่ยังเป็นลักษณะสำคัญซึ่งทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจสินค้าใดสินค้าหนึ่ง เช่นเดียวกับ สินค้าประเภทโคโลนจ์, สบู่, แชมพู และ เครื่องหอม ลักษณะดังกล่าว อาจจะทำหน้าได้ทั้งสองอย่างข้างต้นเช่นกัน

ใน Restatement (Third) of Unfair Competition ได้กล่าวถึง Aesthetic Functionality ไว้ดังนี้

“ การออกแบบผลิตภัณฑ์ จะถือเป็น Functional อันเนื่องมาจากคุณค่าทาง Aesthetic ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้า design นั้น ได้แสดงถึง (confer) คุณประโยชน์อันสำคัญ ซึ่งไม่อาจะสามารถทำซ้ำได้โดยการใช้ design ในรูปแบบอื่นได้” อีกนัยหนึ่ง ก็คือ ถ้ายังมีรูปแบบทางเลือกในการ design ก็อาจจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่ถ้าไม่มีทางเลือกอื่นเลย จะต้องทำซ้ำหรือลอกเลียนรูปแบบดังกล่าวเท่านั้น จึงจะทำงานได้ ก็จะไม่ได้ความคุ้มครองตามกฎหมายนี้

กล่าวโดยสรุป Aesthetic Features อาจจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายทางการค้าก็ได้ ถ้าลักษณะดังกล่าวเข้าลักษณะ ที่ศาลได้พิพากษาไว้ คือ “of such an arbitrary nature that depriving the public of the right to copy it is insignificant” แต่ถ้าการออกแบบลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้น มีลักษณะที่เป็นเชิงบังคับโดยคุณลักษณะหน้าที่ของผลิตภัณฑ์นั้น ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้

ตัวอย่าง คดี Keene Corp. v. Paraflex Industries, Inc (๑๙๘๑) ศาลได้ปฏิเสธที่จะคุ้มครองตามกฎหมายนี้ อันเนื่องจาก Aesthetic Features ของโคมไฟที่ติดตั้งที่ผนังภายนอก โดยศาลได้อธิบายว่า โคมไฟ โดยตัวของมันเอง เป็น Utilitarian Product กล่าวคือ ใช้เพื่อให้แสงสว่าง อย่างไรก็ตาม โคมไฟประเภท a wall-mounted luminaire ซึ่งแตกต่างจาก โคมไฟประเภท a free-standing street lamp ซึ่งหน้าที่ส่วนหนึ่งยังรวมถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมภายนอกที่เข้ากันได้กับรูปลักษณะโครงสร้างภายนอก หรืออาคารนั้น ดังนั้น การออกแบบลักษณะดังกล่าว ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงออกความคิดอย่างอิสระถึงจินตนาการ (aesthetics) แต่ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่ของผลิตภัณฑ์นั้นโดยตรง จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า

Aesthetic feature หากมีลักษณะเป็น Functional (หรือ อาจจะมี Secondary meaning ด้วยก็ตาม) แล้ว ในกรณีนี้ กม.เครื่องหมายการค้า จึงไม่ควรจะห้ามผู้แข่งขันในการเลียนแบบ หรือ ใช้ design ที่เป็น functional feature นั้นได้

ในคดี Deere & Co., v. Framhand, Inc., (1983) นั้น ศาลได้ปฎิเสธที่จะให้ความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าสำหรับสีที่ใช้โดยบริษัท Deere ในการผลิตรถยนต์ Tractor และเครื่องมือทางการเกษตรอื่น ๆ ถึงแม้ศาลจะพบพยานหลักฐานว่าลูกค้าชอบที่จะซื้อสินค้าที่มีสีเฉพาะนั้นด้วยก็ตาม เช่นเดียวกับ คดี Brunswick Corp. v. British Seagull (๑๙๙๔) ซึ่งศาลได้พิพากษายืนตามคำวินิจฉัยของ PTO (สำนักงานจดทะเบียนของสหรัฐฯ) ที่ปฏิเสธการให้ความคุ้มครอง “สีดำ” ในฐานะเครื่องหมายการค้า เพราะถือว่า เป็น Functional โดยอธิบายว่า ถึงแม้ว่าจะจะไม่ใช่ Functional ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานดีขึ้นก็ตาม หรือ ไม่ได้ทำให้ราคาเครื่องยนต์ถูกหรือแพงขึ้น แต่สีดำ ก็อาจจะเป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้ามากกว่าสีอื่น เพราะสีดำสามารถเข้ากันได้ดีกับอุปกรณ์อื่น ๆ อย่างหลากหลาย ฯลฯ

ศาล Eleventh Circuit ได้พิพากษาไม่คุ้มครองตาม กม. นี้ เช่น สี รูปร่าง ขนาด ของไอศรีมเกร็ด (pellet) โดยโจทก์ร้องขอให้ศาลสั่งห้ามจำเลยใช้สีเป็นสัญลักษณ์แทนกลิ่นต่าง ๆ ของไอศรีม เป็นต้นว่า สีน้ำตาลแทนช๊อคโกแลต ขาวแทนวนิลา ชมพูแทนสตอร์เบอรี่ ฯลฯ โดยเห็นว่า สีต่าง ๆ เป็นเพียง Functionality ตามนัยคำพิพากษาในคดี Inwood Laboratories และ Qualitex โดยได้นำหลักการที่เรียกว่า “Competitive necessity” มาวิเคราะห์ กล่าวคือ (๑) การคุ้มครองในการใช้สี แทนกลิ่นดังกล่าวเพียงผู้เดียวแก่ผู้ใด ย่อมจะทำให้ผู้แข่งขันรายอื่นไม่อาจจะแข่งขันได้เลย (๒) การใช้สีดังกล่าว โดยประวัติศาสตร์แล้ว ได้มีมาเนิ่นนานแล้ว จึงถือเป็น Functional โดยถือเป็นเครื่องมือในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และกระทบต่อคุณภาพสินค้า นอกจาก สี รูปร่าง และขนาดของเกร็ดไอศครีม ถือเป็น Aesthetic functional aspect กล่าวคือ รูปลักษณะดังกล่าว แม้จะเป็น Aesthetics โดยปกติ แต่กรณีนี้เป็น Functionality ซึ่งต้องห้ามมิให้คุ้มครองตามกฎหมาย เพราะหากให้ความคุ้มครองจะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขั้นของผู้อื่นอย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพราะจะก่อให้เกิด disadvantage แก่ผู้ผลิตรายอื่น โดยเฉพาะผู้ผลิตรายย่อยที่ยังไม่มีเชื่อเสียง



การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Establishing Trademark Rights)

ตามกฎหมายสหรัฐฯ เครื่องหมายฯ ใดจะได้รับความคุ้มครอง จะต้องมีลักษณะครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด เช่น ตาม Common Law กับ ตาม Trademark Law เช่น (๑) จะต้องมีการใช้ในการค้า (Use in Trade) (๒) เครื่องหมายนั้น จะต้องมีลักษณะเด่น (Distinctiveness)

(๑) Use in Trade

ตาม common law รวมถึง state law นั้น สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น จะได้มาเมื่อมีการใช้เครื่องหมายนั้นอย่างจริงจัง (actual use) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเสนอขายสินค้า หรือบริการแก่สาธารณะ ซึ่งมีข้อยกเว้นน้อยมาก การใช้เครื่องหมายจึงก่อให้เกิดสิทธิ ดังนั้น หากเจ้าของเครื่องหมาย ยุติการใช้ลง โดยมีเจตนาจะไม่ใช้เครื่องหมายนั้นด้วย สิทธิดังกล่าวก็จะหมดไป

ความแตกต่างระหว่าง common law กับ Federal Law ว่าด้วยเครื่องหมายการค้านี้ ก็คือ ตาม Lanham Act ได้สร้างหลักการ Constructive use แม้จะไม่ได้มีการใช้จริง ๆ หรือ actual use ก็ตาม ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายหลายคน ก็จะต้องพิจารณาว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้ก่อน (prior use) สิทธิแต่เพียงผู้เดียวก็จะตกแก่ผู้ใช้ก่อนนั้น ซึ่งอาจจะเป็นการใช้จริง ๆ หรือ เป็น constructive use

สิทธิในเครื่องหมายการค้า ตาม Lanham Act นั้น ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายจะต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ ที่จะใช้เครื่องหมายโดยสุจริต ไม่ใช่เพียงการลงทะเบียน เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงว่ามีเครื่องหมายการค้าเท่านั้น (Token) โดยไม่มีการใช้จริง

ประการสำคัญ แม้จะมีกฎหมายกำหนดระบบให้มีการจดทะเบียนขึ้นก็ตาม แต่ทั้งระบบกฎหมายของ state และ Federal ก็ยังเป็นไปตามหลักการของ common law เดิม คือ ผู้ใช้เครื่องหมายที่แท้จริงก่อน เป็นผู้มี priority rights เสมอ

๑.๑) การเป็นผู้มี Priority of Use หรือเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายฯ นั้นก่อน

ผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต (bona fide use of the mark) ในการเสนอขายสินค้าและบริการแก่สาธารณชน จะเป็นผู้มี priority of rights ซึ่งการพิจารณาว่าจะเป็นผู้มีสิทธิดังกล่าวหรือไม่ อาจจะดูได้แต่ก่อนมีการใช้เครื่องหมายนั้นจริง ๆ เช่น มีการลงทุนโฆษณาหรือไม่ ประกอบกับเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายนั้นหรือไม่

หลักการ “The First to Use A Mark” ในตลาด ซึ่งปกติจะมีการใช้เฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ก็จะมีสิทธิในเครื่องหมายนั้น ซึ่งจะเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาว่า ใครจะเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายนั้นหลายราย

ดังเช่นคดี Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co. (2004) ได้วินิจฉัยว่า “หลักการพื้นฐานของ กม.ว่าด้วย Trademark ภายใต้ common law ก็คือ “First in time equals first in right.” กล่าวคือ ใครใช้ก่อน มีสิทธิดีกว่า (แต่คดีจะยากขึ้น หากมีการใช้หลายเครื่องหมายเดียวกันในหลาย ๆ ท้องที่)

สำหรับการคุ้มครองเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียน ตามหลัก common law นั้น จะมีหลักการสำคัญ อยู่บนหลักการ เช่น มีการใช้จริง ๆ (actual use) มีปรากฏซึ่งธุรกิจและชื่อเสียงของเครื่องหมายนั้น (business presence and reputation) และ ในบางกรณี มีการขยายธุรกิจในบริเวณอื่น ๆ (zone of expansion) สำหรับกรณีทีมีการใช้เครื่องหมายที่อาจจะเกิดความสับสนได้ในหลายพื้นที่ ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ได้วินิจฉัยไว้ในคดี Hanover Star Milling Co. v. Metcalf (1916) และ คดี United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., (1918) กล่าวโดยสรุป ถ้ามีการใช้เครื่องหมายที่คล้ายคลึงในภูมิภาคที่แตกต่างกัน ก็ให้แต่ละเจ้าของเครื่องหมายมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในภูมิภาคนั้น ๆ ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายนั้น ในภูมิภาคเดียวกัน หรือ ใกล้เคียงกัน (the same or overlapping area) สิทธิแต่เพียงผู้เดียวจะมีแก่ “Senior user) ในตลาดนั้น สำหรับการเป็น senior user ในภูมิภาคหนึ่ง อาจจะกลายเป็น junior user ในอีกภูมิภาคหนึ่ง ดังนั้น การขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่น จึงไม่อาจจะกระทำได้ด้วย

การพิจารณาการเป็น senior user ในภูมิภาคใด อาจจะพิจารณาจากการใช้จริง ๆ ในการเสนอขายสินค้าฯ ในบริเวณภูมิภาคที่เจ้าของเครื่องหมายสร้างชื่อเสียงในธุรกิจนั้น ความพยายามในการขยายตลาด (market penetration) รวมถึงบริเวณที่มีแนวโน้มของการขยายตลาดในอนาคตด้วย ซึ่งก็ต้องอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป กล่าวโดยสรุป การพิจารณาว่าใครเป็น Senior user อาจจะพิจารณาจาก ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ การโฆษณา และ ยอดการขายในพื้นที่นั้น ๆ เป็นสำคัญ

คำว่า Actual use อาจจะพิจารณาการดำเนินการทางธุรกิจปกติ ซึ่งจะต้องมีการใช้เครื่องหมายนั้นไม่เพียงแค่บางครั้งคราว หรือ เพียงเบาบางเท่านั้น ดังนั้น ยอดการขายผลิตภัณฑ์นั้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพิจารณาว่ามีการใช้จริงหรือไม่ เช่น รายได้ จำนวนลูกค้า รูปแบบการค้าในระยะเวลาที่ยาวนาน แนวโน้มการเจริญเติบโตของยอดขาย เป็นต้น

คำว่า ชื่อเสียงและธุรกิจ (Reputation and business presence) ศาลได้วินิจฉัยว่า เจ้าของธุรกิจ อาจจะได้สิทธิในการเครื่องหมายการค้าในภูมิภาคนั้น หากได้มีการสร้างชื่อเสียง แก่เครื่องหมายการค้านั้น แม้จะไม่ได้ มีการเสนอการขายในภูมิภาคนั้น ฉะนั้น หากมีการโฆษณาเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่เครื่องหมายนั้น รวมถึง การรณรงค์เกี่ยวกับการค้า การกระจายซึ่งใบปลิวสินค้า รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าจากภูมิภาคนั้น ๆ

สำหรับ Zone of expansion หมายถึง การขยายธุรกิจในภูมิภาคใกล้เคียง ซึ่งศาลจะพิจารณา (๑) กิจกรรมทางธุรกิจในอดีต (๒) การขยายธุรกิจหรือไม่มีการขยายธุรกิจในอดีต (๓) การครอบงำทางธุรกิจเหนือพื้นที่ติดกันนั้น (๔) แผนการในการขยายตลาดและการปฏิบัติตามแผน (๕) ความเป็นไปได้ในการขยายตลาด โดยวิธีการที่สินค้านั้นได้ถูกซื้อจากภูมิภาคนั้น ทั้งนี้ ศาลได้พิจารณาปัจจัยในการขยายตลาด (market penetration) จาก ยอดการขายของสินค้านั้น แนวโน้มความเพิ่มขึ้นของการตลาดในสินค้านั้น จำนวนคนที่ซื้อสินค้าจริง ๆ รวมถึง ยอดการโฆษณาในภูมิภาคนั้น ๆ

๑.๒ การใช้ ในความของ Lanham Act

ก. Use in Commerce

ตามกฎหมาย Lanham Act นอกจากการ Actual Use แล้ว จะต้องมีการใช้ที่สอดคล้องกับหลักรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจรัฐบาลกลางในการออกกฎหมาย ที่เรียกว่า Commerce clause ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา Article I, section 8 clause 3 กล่าวคือ นอกจากการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อเสนอขายสินค้าและเป็นเครื่องมือในการบ่งชี้แหล่งผลิตแล้ว ยังจะต้องมีการเสนอขายและดำเนินกิจกรรมในด้านการขายระหว่างรัฐต่าง ๆ (Interstate commerce) ในลักษณะจริงจัง (Substantial interstate effect) ไม่ใช่เพียงการดำเนินการขายเพียงเล็กน้อย ( token or d minimis use) เท่านั้น

ตาม Lanhan Act นั้น ในกรณีที่เป็น Trademark ได้กำหนดวิธีการใช้ เช่น การปิดสลากไว้บนสินค้า หากเป็นกรณีที่โดยสภาพไม่ติดสลากได้ จะต้องมีเอกสารประกอบการขายหรือขนส่งสินค้านั้น ส่วนกรณี Service mark จะต้องมีการใช้ หรือ การโชว์หรือโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งทั้งหมดจะต้องดำเนินการมากกว่า ๑ มลรัฐ หรือ ในต่างประเทศด้วย

โดยสรุป การขนส่งสินค้าไปยังจุดจำหน่ายจริง ๆ ก็เป็นหลักฐานเพียงพอในการที่จะถือว่า มีการใช้เครื่องหมายนั้นแล้ว

แต่การจำหน่าย ฯลฯ ไม่จำเป็นต้องมุ่งแสวงกำไรเสมอไป ทั้งนี้ ก็เพราะหน่วยงานบางประเภท เช่น NGO ก็อาจจะได้รับความคุ้มครองในการใช้เครื่องหมายได้ ตามความหมายของมาตรา ๔๕ Lanham Act นี้ด้วย

ข. Foreign Use

ตามมาตรา ๔๕ ของกฎหมาย Lanham Act นั้น ลำพังการใช้เครื่องหมายนอกประเทศสหรัฐฯ จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ เพราะไม่ถือว่า เป็นการ “use in commerce” และไม่ได้ความคุ้มครองตามกฎหมาย common law ด้วย Trademark Trail and Appeal Board (TTAB) ได้วินิจฉัยว่า หากมีการใช้ในต่างประเทศเท่านั้น แต่ในประเทศสหรัฐฯ นั้น หากมีการกระทำเพียงการโฆษณาเท่านั้น จะไม่ถือเป็นการ use in commerce จึงไม่ได้ความคุ้มครองตาม กม.ว่าด้วยเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น ในคดี Mother’s Restaurants, Inc v. Mother’s Other Kitchen, Inc (1983) ร้านอาหารประกอบกิจการค้าในแคนนาดาอย่างเดียว มีการโฆษณาผ่านวิทยุในแคนนาดา แต่ว่า รายการวิทยุดังกล่าว ก็ได้มีการถ่ายทอดเข้ามาในสหรัฐฯ ด้วย ดังนี้ ไม่ถือว่าเป็นการ use in commerce จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้

หลักการตาม Mother’s Restaurants นี้ เป็นหลักการที่สำคัญ และได้มีการขยายความในคดี Buti v. Impressa Perosa, S.R.L., (1998) โจทก์ประกอบกิจการร้านอาหารในประเทศอิตตาลี่ โดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศอเมริกาเลย แม้ว่า จะมีการรณรงค์หรือโฆษณาในอเมริกา โดยการแจกจ่ายเสื้อผ้า T-shirts นามบัตร หรือ พวงกุญแจเพื่อโฆษณาเครื่องหมายการค้า “Fashion Café” หลายพันชิ้นก็ตาม ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ได้

ปัจจุบัน ได้มีการขยายแนวคิด เรื่อง use in commerce ในคดี International Bancorp, LLC v. Society des Bains de Mer et du Cercle des Estrangers a Monaco, (2004) ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่า เป็นการ use in commerce โดยถือเป็นแหล่งกำเนิดของบริการได้ สำหรับเครื่องหมาย casino operator ที่ได้เสนอให้บริการต่อประชากรในสหรัฐอเมริกา ซึ่งกรณีนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับ casino นั้นได้ดำเนินการภายนอกอเมริกาเท่านั้น โดยมีการโฆษณา casino จากสำนักงานที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ศาลพิพากษาว่า เป็นกรณี use in commerce แล้ว โดยให้เหตุผล ๒ ประการ ได้แก่ (๑) ประชากรของสหรัฐอเมริกาได้ไปใช้บริการ casino นี้ด้วย ในต่างประเทศ และ (๒) casino นี้ได้มีการโฆษณาในสหรัฐอเมริกา จึงถือว่าเป็น foreign trade ที่เข้าข่าย use in commerce ภายใต้รัฐธรรมนูญกำหนดแล้ว

ข้อยกเว้น กรณีที่เป็น Foreign Use นั้น TTAB ได้กำหนดข้อยกเว้นต่อหลัก Territory Principle หรือ หลักการใช้ในประเทศสหรัฐฯ เท่านั้น ไว้บางกรณี ได้แก่ หลักเรื่อง Famous mark ซึ่งมาจากคดี Vaudable v. Montmartre, Inc.(1959) หากปรากฎชัดแจ้งว่าเครื่องหมายนั้น มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอเมริกา แม้ว่าสินค้าหรือบริการนั้น จะมีอยู่เฉพาะในต่างประเทศเท่านั้น โดยคดีนี้ เครื่องหมาย Maxim เป็นเครื่องหมายร้านอาหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังใน Paris และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลด้วย แม้จะการให้บริการเฉพาะใน Paris ก็ตาม

ง.Intent to Use (ITU) Applications

โดยปกติ สิทธิในเครื่องหมายการค้า จะต้องมีการใช้ก่อนโดยมีเจตนาสุจริต (bona fide use of a mark) ไม่ใช่เพียง “token” หรือ มีไว้เพื่อหลอก ๆ ไม่ได้ใช้จริง ๆ ในปี ค.ศ. ๑๙๘๘ สภา Congress ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม อนุญาตให้มีการขอใบอนุญาตและแสดงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมาย (Intent to use / ITU) ก็ได้ ก่อนจะมีการใช้จริง และท้ายที่สุด เมื่อสำนักงานรับจดทะเบียน (PTO) ได้อนุญาตให้มีการจดทะเบียนแล้ว ผลของการเป็น first use จะมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่สมัครด้วย (ภายหลังผ่านกระบวนการคัดค้านเป็นเวลา ๖ เดือน และอนุญาตให้มีการจดทะเบียนแล้ว)

จ.Constructive Use

ตามกฎหมาย Lanham Act เมื่อได้มีการจดทะเบียนแล้ว ก็จะได้รับการสันนิษฐานว่า มีการใช้ ในความหมาย use in commerce ทั้งอาณาบริเวณของประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถใช้ในการอ้างสิทธิ์ได้ เพื่อยืนยันสิทธิ์ของตนเอง เหนือเครื่องหมายที่มีการใช้ภายหลังไม่ว่าบริเวณใดในอเมริกา


(๒) เครื่องหมายฯ ต้องมีลักษณะเด่น (Distinctiveness)


เครื่องหมายฯ จะต้องมีลักษณะเด่น ซึ่งอาจจะมี ๒ ลักษณะ ได้แก่ ความเด่นโดยตัวของมันเอง (inherently distinctive) และ ความโดดเด่นที่ไม่ชัดเจนแต่จะต้องมีการสร้างชื่อเสียงให้มีลักษณะเฉพาะในความหมายของ secondary meaning ดังนี้

ในระดับความโดดเด่นของเครื่องหมายฯ แบ่งเป็น ๔ ระดับ

๑) Arbitrary / Fanciful Mark

๒) Suggestive Mark

๓) Descriptive Mark

๔) Generic Term


สำหรับเครื่องหมาย ๑) และ ๒) มีลักษณะโดดเด่นของตัวมันเอง ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ แต่ในระดับ ๓) นั้น เจ้าของเครื่องหมาย จะต้องสร้างลักษณะพิเศษให้อยู่ในความคิดของประชาชน ในลักษณะที่เป็น Secondary Meaning ไม่ได้หมายถึงชื่อหรือคำนั้น ๆ ตามปกติ เท่านั้น ส่วน Generic Term คือ คำสามัญ ไม่มีลักษณะโดดเด่น จึงไม่อาจจะได้รับความคุ้มครองตาม กม. นี้ได้ สำหรับเส้นแบ่งของระดับต่าง ๆ ไม่มีอย่างชัดเจน เพราะ ความโดดเด่นของถ้อยคำ ฯลฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จิตใจและความคิดของผู้ใช้ ตลอดจนลักษณะของสินค้า ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป เช่น คำว่า Ivory ถ้าหมายถึง งาช้าปกติ ก็ย่อมจะเป็นคำสามัญทั่วไป ไม่ถือเป็นเครื่องการค้า แต่ถ้าหมายถึงสินค้าอื่น ๆ เช่น สบู่ ฯลฯ ก็อาจจะถือเป็น Arbitrary Mark ที่มีลักษณะโดดเด่นสูงสุดได้ หรือ กรณีคำว่า Aspirin ซึ่งเคยเป็น fanciful mark ในอดีต ปัจจุบัน ก็กลายเป็นคำสามัญทั่วไปแล้ว จึงไม่ได้รับการปกป้องตามกฎหมายนี้อีกต่อไป การที่จะได้รับความคุ้มครอง ต้องเป็นการคิดคำขึ้นใหม่ หรือ ใช้แตกต่าง แต่ถ้าคำ ๆ นั้น เป็นคำสามัญอยู่แล้ว แต่เขียนแตกต่าง เช่น การสะกดผิดแผกกันไป คำ ๆ นั้น ก็ไม่ได้ถือเป็น fanciful หรือ suggestive mark แต่ประการใด

สำหรับรายละเอียด ของระดับความโดดเด่นเครื่องหมาย อาจจะกล่าวได้พอสังเขป ดังนี้

๑) Arbitrary or Fanciful Mark

เครื่องหมายที่มีความโดดเด่นจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องพิสูจน์ถึง secondary meaning เลย โดย ลักษณะของ Fanciful Mark จะเป็นคำที่สร้างขึ้นใหม่ โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตัวอย่างเช่นคำว่า Kodak หมายถึงฟิล์มถ่ายภาพ และอุปกรณ์ต่าง ๆ Rolls Royce หมายถึงรถยนต์ Exxon หมายถึง น้ำมัน, ผลิตภัณฑ์ และ บริการเกี่ยวกับน้ำมัน เป็นต้น

แต่สำหรับ Arbitrary Mark โดยปกติ คำเหล่านี้ อาจจะหมายถึงถ้อยคำปกติ มีความหมายในตัวมันเอง แต่ถูกใช้ในทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ และความหมายของถ้อยคำนั้นตามปกติ ฯลฯ เลย เช่น คำว่า Apple ถ้าหมายถึงผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ก็จะเป็น Arbitrary Mark แต่ถ้าหมายถึง ผลไม้ Apple ก็จะเป็น Generic Term แต่ถ้าหมายถึง Candy, liquor, pie ก็อาจจะเป็น Descriptive Mark ได้ ถ้ามี Secondary Meaning

ตัวอย่างถ้อยคำที่เป็น Arbitrary Mark เช่น Camel สำหรับบุหรี่ Black & White สำหรับ เหล้าสก๊อต Domino สำหรับ น้ำตาล Mustang อันหมายถึง โรงแรม เป็นต้น

๒) Suggestive Mark

สำหรับเครื่องหมายประเภทนี้ ไม่ได้รับการยอมรับตาม common law ดั้งเดิม แต่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อขยายการคุ้มครองสำหรับถ้อยคำบางประเภท ที่ไม่ใช่เป็นการพรรณนาสินค้านั้นโดยตรง ในลักษณะ Descriptive โดยเครื่องหมายประเภทนี้ อาจจะมีลักษณะเป็นเพียง Suggestive ไม่ได้บอกโดยตรงว่าหมายถึงอะไร ผู้บริโภค จะต้องใช้จินตนาในการคิดว่าสินค้านั้น เป็นอะไร เช่นคำว่า Goliath หมายถึง อะไรที่ใหญ่ ๆ โต ๆ ถูกนำมาใช้กับ ดินสอแทงโต Roach Motel ใช้เป็นเครื่องจับแมลง เป็นต้น ดังนั้น หากลูกค้า มีแนวโน้มที่จะไม่อาจรู้ได้ว่าหมายถึงสินค้าใดได้อย่างถูกต้อง แต่จะต้องใช้จินตนาการในการคิด พิจารณา ว่าจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอะไร เครื่องหมายนั้น จะเป็น Suggestive Mark ได้รับความคุ้มครอง

๓) Descriptive Mark

ปกติ ถ้อยคำพรรณนา ที่บ่งบอกถึงคุณภาพ หน้าที่ และ ลักษณะ รวมถึงส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ จะไม่สามารถถูกใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่ถ้ามีลักษณะพิเศษขึ้นมา เช่น คำว่า Rocktober หมายถึง เพลงร๊อคที่กระจายเสียงออกไป After Tan หมาย โลชั่นกันแดด King Size หมายถึง เสื้อผ้าของผู้ชายตัวใหญ่ ซึ่งจะเห็นว่า เป็นถ้อยคำที่ต้องมี Secondary Meaning ทั้งสิ้น

คำว่า Secondary meaning นั้น ได้ถูกอธิบายไว้ว่า ถ้อยคำ หรือ วลี ซึ่งมีความหมายปกติ แต่ไม่สามารถที่จะยึดถือเอาคำ ๆ นั้น เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง แต่ถ้อยคำที่ถูกใช้ในพื้นที่ใด ๆ ในระยะเวลายาวนาน อาจจะกลายเป็น สิ่งที่ถูกอ้างอิงหรือเข้าใจว่าเป็นสินค้าชนิดใดเป็นการเฉพาะ ชื่อนั้น จึงกลายเป็นความหมายที่แท้จริงที่ประชาชนจะนึกถึงก่อน เมื่อได้ยิน ไม่ได้นึกถึงถ้อยคำสามัญทั่วไปแต่ประการใด หากประชาชนทั่วไป เมื่อได้ยิน ได้เห็นแล้ว จะนึกถึงสินค้านั้นทันที ถ้อยคำนั้น ก็จะถือว่า มี Secondary meaning แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม คำว่า secondary meaning นั้น ไม่จำต้องถึงขนาดที่ประชาชนจะต้องสามารถบ่งบอกถึง Source หรือ แหล่งผลิตสินค้าในทันทีที่ได้ยินชื่อนั้น

ปัจจัยที่จะใช้พิจารณาว่า ถ้อยคำนั้น มี Secondary meaning หรือไม่ เจ้าของเครื่องหมายการค้า อาจจะนำหลักฐานต่าง ๆ มาพิสูจน์ได้เช่น มีการทำ survey เกี่ยวกับความรับรู้ของลูกค้าต่อสินค้านั้น การสัมภาษณ์ลูกค้าโดยตรง จำนวนการซื้อและจำนวนลูกค้า การขยายการจำหน่ายในตลาด และ การพิสูจน์ให้เห็นว่า จำเลยมีเจตนาลอกเลียนแบบเครื่องหมายค้าของโจทก์นั้นหรือไม่ เพียงใด ฯลฯ โดยศาลเห็นว่า หลักฐานการสำรวจ (Survey) นั้น จะถูกใช้เป็นเครื่องวัดความตระหนักและความรับรู้ของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์นั้น อันแสดงให้เห็นถึงการมี Secondary meaning หรือไม่

หากมีการใช้ชื่อที่มีลักษณะ Descriptive mark หลายบริษัทในพื้นฐานนั้น การพิจารณาว่าใครเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายนั้น อาจจะพิจารณาจากหลักฐานที่แสดงว่า คู่กรณีใด สามารถที่จะใช้และแสดงให้เห็นถึงความเด่นเป็นที่รู้จักในตลาดเฉพาะท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นสำคัญ
Descriptive Mark ยังรวมถึงชื่อของบุคคล (Personal Name)

(๔)Generic Terms

ถ้อยคำสามัญ ซึ่งโดยปกติใช้เป็นชื่อสินค้าและอธิบายประเภทสินค้าได้ทันที โดยไม่ต้องอาศัยจินตนาการใด ๆ ด้วยเหตุนี้ ถ้อยคำที่เป็นคำสามัญทั่วไป จึงไม่มีคุณสมบัติความเด่น และใช้เป็นเครื่องหมายการค้าไม่ได้ ดังนั้น ไม่ว่าจะมีการลงทุนลงแรง ในการโฆษณา พัฒนาสินค้า ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อถ้อยคำดังกล่าวไม่มีความเด่น จึงไม่อาจจะเป็น Source indicator ได้ แม้ว่าบริษัทนั้น จะประสบความสำเร็จในการทำให้ประชาชนได้รู้จักและทราบถึงแหล่งผลิตสินค้านั้นเพียงใดก็ตาม บริษัทคู่แข่งอื่น ๆ จึงสามารถใช้ชื่ออย่างเดียวกันได้โดยเสรี และไม่ถูกจำกัดใด ๆ

ตัวอย่างเช่น Cereal หมายถึง อาหารเช้า Light Beer หมายถึง เบียร์ที่มี Calorie ต่ำ

อย่างไรก็ตาม จะต้องระวัง เพราะคำบางคำ ถ้าใช้ในความหมายธรรมดา ก็จะเป็น Generic Term แต่ถ้าใช้ในความหมายพิเศษ ก็อาจจะเป็น Descriptive Mark ได้ เช่น คำว่า Safari ถ้าหมายถึง การท่องเที่ยวในป่าแอฟริกา ก็จะเป็นถ้อยคำสามัญ แต่ถ้าถูกนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ฯลฯ ก็จะกลายเป็น Descriptive Mark ได้เช่นเดียวกัน

ปัจจัยที่จะใช้วัดว่าสิ่งใด เป็น Generic Term หรือไม่ จึงต้องดูที่ว่า ความรับรู้ของประชาชนสำหรับถ้อยคำนั้น ๆ โดยทั่วไป หมายถึงสิ่งของที่เป็นไปตามชื่อเรียกนั้นหรือไม่ หากใช่ ก็จะเป็น Generic Term ทั้งนี้ Descriptive mark จะบ่งบอกถึง quality, function, or characteristics ของสินค้าหรือบริการนั้น ในขณะที่ Generic Term หมายถึง ลักษณะธรรมชาติทั่วไป (basic nature) ของสินค้าและบริการ ซึ่งอาจจะกล่าวกว้างว่าเป็น Genus ของผลิตภัณฑ์เฉพาะ หรือ บริการนั้น ที่ปกติ อาจจะถือเป็น Species ก็ได้

เครื่องหมายการค้าฯ บางกรณีอาจจะล้าสมัย กลายเป็นคำสามัญ ไปได้ เช่น dry ice ก็กลายเป็นคำสามัญไปแล้ว หรือ Xerox กลายเป็นถ้อยคำสามัญที่ประชาชนทั่วไป เข้าใจว่าหมายถึงการทำสำเนา อย่างไรก็ตาม หากว่า บริษัทฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น สามารถทำรณรงค์การค้า เพื่อให้ประชาชน เข้าใจในความหมายใหม่ต่อไปได้ เช่น ถ้าบริษัท Xerox ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่า หมายถึง Copier ไม่ได้ใช้คำว่า Xerox แทนคำว่า ทำสำเนา โดยทั่วไปได้แล้ว บริษัท Xerox ก็อาจจะยังรักษาความโดดเด่นของเครื่องหมายนั้นต่อไปได้ และยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ต่อไป

Personal Names

สำหรับ Personal Names นั้น ถือเป็น Descriptive Mark ได้ ถ้าสามารถแสดงถึงความมี Secondary meaning ได้ เพราะชื่อบุคคล อาจจะกลายเป็นเครื่องหมายที่เป็นรู้จักทั่วไป และบุคคลไม่ได้คิดถึงบุคคลนั้น ๆ เป็นการเฉพาะ แต่จะนึกถึงสินค้าประเภทใด ประเภทหนึ่งในทันที เช่น คำว่า McDonal’s จะถึงร้านอาหารกินด่วน หรือ ร้านอาหารขยะที่ตั้งอยู่ทั่วไปในสหรัฐอเมริกา Levi Strauss จะหมายถึง เสื้อผ้า แต่อย่างไรก็ตาม การจะถือว่าชื่อเป็นเครื่องหมายการค้าได้ จะต้องมีการใช้เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการนั้นด้วย

Trade Dress

คำว่า Trade Dress นี้ จะหมายถึง ลักษณะอันเด่นชัดของบรรจุภัณฑ์ หรือ รูปร่างผลิตภัณฑ์นั้นเอง โดยศาลสูงสุดได้อธิบายไว้ว่า Trade Dress หมายถึง “รูปลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์ รวมถึงลักษณะอื่น ๆ เช่น ขนาด รูปร่าง ผลรวมของสี ลักษณะของเนื้อเยื่อ หรือ รูปลวดลาย และอาจจะรวมถึง เทคนิคการขายที่ถือเป็นลักษณะเฉพาะนั้น ๆ”

แต่ Trade Dress จะได้รับการปกป้องตามกฎหมายนี้ ก็ต่อเมื่อ มีลักษณะเด่นชัด ในฐานะที่เป็น product identifier ในความรับรู้ของประชาชนผู้บริโภคนั้น ตัวอย่างเช่น UPS หรือ บริการไปรษณีย์ของสหรัฐฯ นั้น จะมีเครื่องหมายการค้าและบริการ และ มี Trade dress เป็นองค์รวมของสีน้ำตาลและสีเหลืองประกอบกัน กับเครื่องแบบเสื้อผ้าและรถยนต์ที่ใช้ขนส่ง เมื่อประชาชนเห็น ก็จะทราบทันทีว่า เป็นบริการของ UPS

ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมาย หากประสงค์จะได้รับความคุ้มครอง ตาม มาตรา ๔๓(a) จะต้องพิสูจน์ว่า

(๑) เครื่องหมาย Trade Dress นั้น มีลักษณะที่น่าสับสนกับเครื่องหมายอื่นหรือไม่

(๒) เครื่องหมายนั้น ไม่ได้มีลักษณะเป็น Functionality

(๓) เครื่องหมายนั้น มีลักษณะเด่นชัด (Distinctiveness) หรือ มีความหมายที่สอง (Secondary meaning)

เป็นต้นว่า เฉพาะสีเพียงอย่างเดียว ก็จะไม่มีลักษณะเป็นสิ่งที่เด่นชัด (Distinctiveness) หรือ อาจจะทำหน้าที่เป็น Functionality ตามที่ได้บรรยายไปก่อนหน้านี้แล้ว ก็จะไม่ได้ความคุ้มครองจาก กม.นี้ แต่ถ้าลักษณะของสีที่ใช้ อาจจะได้รับความคุ้มครองได้ ถ้ามี Secondary และในเรื่องความงามและความคิดสร้างสร้าง ในกรณีนั้น สีจะต้องไม่ได้ทำหน้าที่เป็น Functionality ด้วย

สี เสียง และ กลิ่น (Color, Sound, Scent)

ภายใต้หลักกฎหมายของรัฐบาลกลางนั้น ประเภทของเครื่องหมายที่จะได้รับความคุ้มครองตาม กม. เครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจจะรวมถึง สี และ บรรจุภัณฑ์ หรือ สีของผลิตภัณฑ์ใด ๆ เสียง เป็นต้นว่า เสียงดนตรี กลิ่น หรือ แม้กระทั่งสิ่งใด ๆ ที่แสดงเห็นถึงความเด่นชัดของผลิตภัณฑ์แสดงถึงแหล่งผลิต และ ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่า Functionality แล้ว ก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้

ก่อนปี ค.ศ. ๑๙๙๕ ศาลได้วินิจฉัยว่า ลำพังสีโดยตัวของมันเองนั้น ถือเป็น Trademark ได้หรือไม่ ซึ่งโดยปกติ ถ้าสีทำหน้าที่เป็น Functionality สีย่อมไม่ได้ความคุ้มครอง แต่ถ้าสีนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ข้างต้นและมีความหมายพิเศษ (Secondary meaning) ย่อมได้รับความคุ้มครองตาม กม. นี้ได้

เสียงและกลิ่น ก็เช่นเดียวกับ สี กล่าวคือ ไม่มีลักษณะเด่นโดยเนื้อหาของมันเอง เพราะไม่สามารถบ่งชี้แหล่งที่มาหรือ source identifier ได้ในทันทีทันใด ดังนั้น กลิ่นหอม จึงไม่สามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ สำหรับ อาหาร สบู่ หรือ น้ำหอม เนื่องจาก มีลักษณะเป็น Functionality แต่อาจจะได้รับการปกป้อง ในฐานะที่บ่งบอกเรื่องราวได้ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่ดูละครซีรี่ เรื่อง Law and Order มักจะคุ้นเคยกับเสียงก่อนเริ่มละครหรือระหว่างเล่นละครนั้น เสียงดังกล่าว ย่อมกลายเป็น Trademark ได้ ผ่านกระบวนเสนอสินค้าที่เสนอเสียงนั้นให้ได้ยินในทันที เป็นต้น

Artistic, Musical, and Other Expressive Works

หลักการเช่นเดียวกับสำหรับงานข้างต้น หากมีลักษณะ Distictiveness ย่อมได้รับความคุ้มครอง ตัวอย่างเช่น สโลแกน หรือ ประโยคเด็ดสำหรับสินค้า หรือ งานศิลป์ใด ๆ เป็นต้น

ศาลในคดี Foxworthy v. Custom Tees, Inc., (1995) ได้วินิจฉัยว่า ประโยคเด็ด หรือประโยคตลกประจำตัวของพิธีกรชื่อว่า Jeff Foxworthy ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ได้รับการปกป้องตาม มาตรา ๔๓(a) ของ Lanham Act โดยศาลเห็นว่า ประโยค ที่ถือเป็น Catchphrase นี้ว่า เป็นลักษณะ Suggestive Mark

ในคดี Hartford House, Ltd. V. Hallmark Cards, Inc., (1988) ศาลได้มีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยผลิตการ์ดเลียนแบบของโจทก์ โดยชี้ให้เห็นว่า รูปร่างลักษณะที่ปรากฎทั้งหมดของการ์ด ไม่ใช่ลักษณะที่เป็น Functionality และยังมีลักษณะเด่น จึงสามารถได้รับความปกป้องได้ในลักษณะที่เป็น Trade dress การกระทำของจำเลย จึงอาจจะก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้บริโภคได้




เนื่อหาส่วนต่อไป จะเป็นเรื่อง Celebrity Likenesses and Fictional Characters




 

Create Date : 23 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 18 มิถุนายน 2553 8:49:17 น.
Counter : 2631 Pageviews.  
Share

กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ( ตอน ๒ )

กฎหมายว่าด้วย Trademark Law ของประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย พ.ต.ท.ดร.ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ



ส่วนที่ ๑
ลักษณะเฉพาะและวัตถุประสงค์ของการมีกฎหมายเครื่องหมายการค้า


กม.เครื่องหมายทางการค้า มีวัตถุประสงค์อย่างน้อย ๒ ประการได้แก่ การปกป้องผู้บริโภคจากการกระทำของผู้ละเมิดมิให้สับสนหรือถูกหลอกลวงเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการในตลาดนั้น กับ การกระตุ้นให้ผู้ผลิตทำการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพื่อจะได้รับประโยชน์ทางธุรกิจอันเนื่องมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจในสินค้านั้นของลูกค้า

กม.เครื่องหมายการค้าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยการกระทำที่ไม่เป็นธรรม (Unfair Competition) ซึ่งมีรากฐานมาจากกฎหมาย Common Law จากประเทศอังกฤษ ซึ่งในช่วงแรกก็คุ้มครองเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้า แต่ต่อมาก็ขยายถึงสิทธิในทางเศรษฐกิจ ที่เรียกว่า good will สำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง ถึงแม้จะไม่มีความสับสนใด ๆ หรือ ผู้ที่ทำการลอกเลียนแบบไม่มีศักยภาพเป็นคู่แข่งทางการค้าเลยก็ตาม

เครื่องหมายการค้า แตกต่างจาก ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ในแง่ที่ว่า เครื่องหมายการค้าไม่ใช่สิทธิในทางทรัพย์สินที่มีลักษณะ เป็น property right in gross. เพราะโดยธรรมชาติ เครื่องหมายการค้าจะมีหลักการสำคัญ คือ สิทธิในเครื่องหมายการค้าจะเกิดขึ้นเมื่อการใช้เครื่องการค้านั้นจริง ๆ และ สาธารณะสามารถจดจำว่าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นดัชนีบ่งชี้แหล่งผลิตเท่านั้น หากเครื่องหมายการค้านั้น ไม่ได้ถูกใช้และ ประชาชนไม่สามารถจดจำได้ เครื่องหมายการค้านั้น ย่อมไม่ได้รับการปกป้องต่อไป ฉะนั้น ผู้บริโภคจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ในการดำรงอยู่สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น เช่น คำว่า “cellophone” เป็นเครื่องหมายการค้าที่บริษัท DuPont ได้พยายามลงทุนเพื่อให้ประชาชนจดจำได้ว่า คำว่า Cellophone คือผลิตภัณฑ์ของบริษัท หากไม่สำเร็จ ถ้อยคำที่ดังกล่าวย่อมไม่ได้ความคุ้มครองตามกฎหมายการค้า


ประวัติความเป็นมาของ กม. เครื่องหมายการค้า

ก. ยุค Common Law

ยุคนี้ ได้พัฒนาแนวคิดเรื่อง Passing Off หรือ Palming Off ขึ้น จากกฎหมายว่าด้วยละเมิด (Torts) เพื่อป้องกันผู้บริโภคจากการกระทำของพ่อค้าจากการกระทำที่แสดงแหล่งที่มาของสินค้าอันเป็นเท็จ โดยแสดงว่าสินค้าที่พ่อค้านั้นผลิต เป็นสินค้าที่มี Trademark ที่มีชื่อเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหันเหการซื้อของตลาดมาจากสินค้าที่มีชื่อเสียงเหล่านั้น มาซื้อสินค้าของผู้ทำละเมิดนั้น โดยอาจจะกระทำผลิตสินค้าเลียนแบบสินค้านั้นโดยตรง หรือ กระทำการเลียนแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งต้องการทำให้ประชาชนเห็นว่าเป็นสินค้าของแท้ ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า ด้วยเหตุนี้ หากการกระทำที่ต้องการทำให้ประชาชนสับสนแหล่งผลิต ถือเป็น passing off ส่วนการเลียนแบบรูปลักษณะหรือ Packaging เป็นการกระทำที่ถือว่าเป็น Unfair competition

ข. การพัฒนาการของหลักการ Common Law สมัยใหม่ และ การจัดทำประมวลกฎหมาย ว่าด้วยเครื่องหมายทางการค้า

เนื่องจาก Trademark Law เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย Unfair competition ดังนั้น จึงมีหลักการสำคัญที่เหมือนกัน โดย unfair competition อยู่บนพื้นฐานของหลักเสมอภาค ซึ่งต่างจากหลักการละเมิด Trademark law เพราะ unfair competition ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ถ้อยคำ เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ของเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่มีลักษณะที่แคบกว่าในแง่ที่ว่าการกระทำในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงนั้น เป็นการกระทำไปเพียงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ของเขาคือของแท้เป็นสำคัญ การฟ้องคดี unfair competition จึงอยู่บนพื้นฐานที่ว่า จำเลยได้บังอาจใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ ในการแสดงถึงแหล่งผลิตสินค้า (origin of goods or services) หรือ อาจจะอาศัยข้อเท็จจริงอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคอาจจะสับสนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินค้านั้นได้ (Source of goods or services) ดังนั้น โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องมีเครื่องการค้าที่ถูกต้อง (Valid trademark) เช่น บางกรณี แม้เครื่องหมายการค้านั้นจะกลายเป็น Generic term ซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองตาม trademark law แต่ศาลก็ยังให้ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วย unfair competition ได้ หากโจทก์พิสูจน์ได้ว่าจำเลยนั้นได้ผลิตสินค้าและแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าสินค้านั้น ผลิตโดยโจทก์

ตัวอย่างคดี ได้แก่ คดี Addison-Wesley Publishing Co. v. Brown (1962) ศาลได้ตัดสินว่า การที่จำเลยได้จัดทำธงคำตอบของหนังสือฟิสิกส์เพื่อจำหน่าย เป็นการทำลายธุรกิจหนังสือของโจทก์ จึงสามารถฟ้องร้องได้ และ ในคดี International News Service v. Associated Press (1918) โดยวินิจฉัยว่า การที่จำเลยได้ทำการถ่ายโอนระบบข้อมูลผ่านระบบ Wire ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่โจทก์ลงทุนลงแรงไป โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับ Trademark Law นั้น ในปัจจุบันมีความสำคัญมาก ซึ่งปัจจุบันนั้น กฎหมายได้ยอมรับว่า หากถ้อยคำใด ที่เป็นคำลักษณะพรรณนา (Descriptive) หากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น สามารถทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเป็นสินค้าประเภทใดที่ไม่ใช่ลักษณะถ้อยคำพรรณนานั้น ได้ในลักษณะเป็น Secondary meaning แล้ว ย่อมได้รับความคุ้มครองด้วย เช่นเดียวกับ ลักษณะของ Product packaging หรือ product configuration ก็ยังสามารถได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วย trademark นอกจาก ลักษณะโดยรวมของ product packaging และ product configuration รวมถึง ลักษณะโดยรวมของสี และ อาจจะรวมถึงเทคนิคการค้า ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยเรียกลักษณะดังกล่าวว่า Trade dress

เครื่องหมายทางการค้าและรวมถึง Trade dress ได้รับการปกป้องตามกฎหมาย common law ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนหรือไม่ ถ้าหากว่า เครื่องหมายหรือลักษณะดังกล่าว ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงลักษณะหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ (Non-functionality) โดยจะต้องมีลักษณะที่เด่น (Distinctiveness) แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของผู้อื่น ในสายตาของผู้บริโภค นอกจากนี้ รัฐต่าง ๆ ยังได้บัญญัติกฎหมายคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นรัฐบัญญัติ รวมถึงกฎหมายของรัฐบาลกลางด้วย และ ในบางกรณี ยังได้ให้ความคุ้มครองสิทธิในการมีชื่อเสียงของดารา นักแสดง หรือ บุคคลใด ๆ ที่เรียกว่า Right of publicity ที่จะไม่ถูกละเมิดในชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงดังกล่าวโดยบุคคลอื่น เช่น การปลอมชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าเป็นต้นด้วย ซึ่งอาจจะถูกกำหนดไว้ในรัฐบัญญัติ หรือได้รับการรับรองโดย common law ด้วยก็ได้

ค. ยุคกฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal Law)

ในยุคแรก ๆ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๑๘๗๐ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้บัญญัติกฎหมายเพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีการจดทะเบียนไว้ ซึ่งได้มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับอำนาจของรัฐบาลกลางตามรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ว่าด้วย Commerce clause ภายใต้บทบัญญัติว่าด้วย Patent and Copyright Clause, Article 1, Section 8, Clause 8 ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามกฎหมาย Trademark Act of 1905 แต่กฎหมายนี้ ยังไม่สมบูรณ์ เพราะรับรองการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แม้จะไม่มีลักษณะความโดดเด่นแตกต่างก็ตาม จนกระทั่งปี ค.ศ. ๑๙๒๐ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นเพียงถ้อยคำพรรณนาแต่มีความหมายพิเศษ ไว้ด้วย จนกระทั่งปี ค.ศ. ๑๙๔๖ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้บัญญัติกฎหมายที่เรียกว่า The Lanhan Act ขึ้นมาบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดในปี ค.ศ. ๒๐๐๕ ที่ผ่านมา

LANHAM ACT of 1946 นี้ เกิดขึ้น จากข้อเท็จจริงว่า กิจกรรมทางการค้าได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ไม่แต่เฉพาะรัฐใดรัฐหนึ่งแล้ว กฎหมายเดิมจึงไม่อาจปกป้องได้เพียงพอ จึงจำเป็นต้องตรากฎหมายเพื่อปกป้องผู้บริโภคและในขณะเดียวกันก็ปกครองผู้ผลิตมิให้ได้รับความเสียหายจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรม โดย กฎหมายนี้ ได้สะท้อนแนวคิด common law เดิมที่ห้ามการกระทำที่เป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่ประชาชน รวมถึงกำหนดลักษณะทั่วไปที่ถือว่าเป็นการหลอกลวงหรือฉ้อโกงผู้บริโภคที่มีความรู้และความระมัดระวังระดับสามัญ โดยบทบัญญัติที่สำคัญอยู่ในมาตรา ๒, ๓๒ และ มาตรา ๔๓(a) โดยมาตรา ๒ ได้กำหนดมาตราฐานในการจดทะเบียนเครื่องหมายค้าและบริการ ต่อสำนักงาน Patent and Trademark Office (PTO) ของสหรัฐอเมริกา ส่วนมาตรา ๓๒ ว่าด้วยการปกป้องเครื่องหมายการค้าฯ ที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายนี้ จากการกระทำที่ไม่ชอบธรรม และอาจจะเกิดความสับสนต่อประชาชนได้ และ มาตรา ๔๓(a) นั้น เป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติถึงมาตรการในการป้องกันการกระทำที่ไม่เป็นธรรม ในลักษณะที่เป็น palming off รวมถึง การละเมิดเครื่องหมายฯ ที่ไม่ได้จดทะเบียนแล้ว ด้วย ซึ่งต่อมา มาตรา ๔๓(a) ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. ๑๙๗๗ อีกครั้ง ตามกฎหมาย Trademark Law Revision Act (TLRA) ให้สอดคล้องกับคำพิพากษา ที่ผ่านมา

สำหรับบทบัญญัติในปัจจุบัน มีการแก้ไขเพิ่มเติมบางประการ ดังนี้

๑) หลักการที่เรียกว่า Dilution Doctrine

หลักการนี้ ได้เพิ่มเติมขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๙๕ โดยกำหนดไว้ในมาตรา ๔๓( c ) ของกฎหมาย Lanham Act โดยผลของกฎหมายที่เรียกว่า Federal Trademark Dilution Act (FTDA) สภา Congress ได้เพิ่มเติมเหตุแห่งการฟ้องร้อง (cause of action) สำหรับการกระทำที่เรียกว่า dilution ซึ่งมีผลทำให้ลดพลังการขายสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายฯ สำหรับเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง กฎหมายนี้ ประสงค์จะความคุ้มครองเครื่องหมายการค้าฯ ซึ่งได้มีการลงทุนอย่างมากเพื่อแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายการค้านั้นมีชื่อเสียง โดยได้สร้างข้อยกเว้นของกฎหมายเครื่องการค้าทั่วไป กล่าวคือ หากมีการกระทำที่เป็นการ Dilute ชื่อเสียงของเครื่องหมายฯ ใด แม้ประชาชนจะไม่สับสนเลยก็ตาม หรือ ผู้ที่ทำการปลอมฯ นั้นไม่ใช่คู่แข่งทางการค้าของเจ้าของเครื่องหมายเลยก็ตาม ผู้นั้นก็ยังจะต้องมีความผิดตามฐานความผิดนี้

๒) หลักการ Anticybersquatting Provisions

หลักการนี้เกิดขึ้นจากการขยายตัวทางการค้าบนอินเตอร์เน็ต ทำให้การปกป้องตามกฎหมายมาตรา ๓๒, ๔๓(a) และ มาตรา ๔๓( c) ไม่เพียงพอ จึงได้มีการบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายตาม มาตรา ๔๓ (d) ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหา กรณีที่มีการนำชื่อของบริษัท ฯลฯ ไปจดทะเบียน domain name เพื่อใช้ในการเสนอขายสินค้าและบริการ เพราะในอดีตยังมีความสับสนว่า การกระทำดังกล่าวควรจะได้รับการปกครองตามกฎหมายมาตราข้างต้นหรือไม่ หรือควรจะได้รับการปกป้องในฐานะที่เป็น noncommercial expression of ideas โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เป็นเจ้าของชื่อ ฯลฯ จะประสบความยากลำบากในการบังคับให้เป็นตามสิทธิ กับการจดทะเบียนชื่อโดเมนเนมดังกล่าว เพราะไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระทำ และ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ผู้กระทำนั้น อยู่ต่างมลรัฐ หรือ อยู่นอกเขตอำนาจศาลของรัฐบาลกลาง

สภา Congress จึงได้แก้ไขปัญหานี้ โดยในปี ค.ศ. ๑๙๙๙ ได้มีการตรากฎหมายที่เรียกว่า Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA) โดยการเพิ่มเติม มาตรา ๔๓(d) ในกฎหมาย Lanham Act ที่กล่าวไปแล้ว โดยการเพิ่มมาตราการป้องกัน การกระทำการจดทะเบียนหรือใช้ชื่อ รวมถึง การแย่งชิงชื่อไปจดทะเบียนโดยไม่ชอบ (Trafficking) โดยกำหนดให้ชื่อดังกล่าวเป็นเสมือนเครื่องหมายการค้าฯ และการกระทำดังกล่าว เป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า โดยผู้เป็นเจ้าของฯ สามารถฟ้องร้องคดีต่อศาลรัฐบาล ไม่ว่าผู้กระทำผิดจะอยู่ที่ใด หรืออยู่นอกเขตอำนาจของศาลสหพันธรัฐก็ตาม


เนื้อหาการคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า (Subject Matter)

โดยปกติเครื่องหมายการค้าฯ จะได้รับการคุ้มครอง เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถเสนอขายสินค้าได้ โดยเครื่องหมายการค้าจะเป็นดัชนีชี้วัดความแตกต่างของสินค้านั้นกับสินค้าผู้อื่น โดยจะได้รับความคุ้มครองต่อเมื่อ ถ้อยคำ หรือ เครื่องหมายนั้น ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเหมือน functionality ของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เครื่องหมายการค้าฯ นั้นอาจจะ ถ้อยคำ สัญลักษณ์ เสียง กลิ่น หรือ การออกแบบ (Graphic design) หรือ สิ่งใดก็ตามที่มีลักษณะที่ไม่ใช่ functional feature นอกจากนี้ ยังรวมถึง ลักษณะการตกแต่ง (ornament aspect) ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ซึ่งเรียกว่า Trade dress ด้วย ซึ่งทั้งหมดนั้น กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องมีลักษณะที่เรียกว่าใหม่ ในลักษณะของ Patent หรือ สิทธิบัตร ที่จะต้องมีครบลักษณะ คือ ต้อง novel, nonobvious และ original แต่ประการใด

ตามกฎหมายประเพณีนั้น เครื่องหมายการค้า จะได้รับการคุ้มครองต่อเมื่อ ยังมีลักษณะที่มีความโดดเด่น สมควรจะได้รับการปกป้องมิให้ผู้อื่นนำไปใช้เพื่อให้เกิดความผิดหลงต่อสาธารณะในแหล่งกำเนิดสินค้า และที่สำคัญ เครื่องหมายฯ นั้นจะต้องยังมีการใช้อย่างจริงจัง สิทธิในเครื่องหมายฯ นั้นจะตกเป็นของผู้ที่ใช้ก่อน (First use) เพื่อเสนอขายสินค้าและบริการนั้น และจะยังดำรงอยู่ตราบเท่าที่มีการใช้อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายสินค้าฯ นั้น แตกต่างจากสิทธิบัตร หรือ patent law ที่ผู้เป็นเจ้าของสิทธิ สามารถหวงกัน (right to exclude) บุคคลอื่นจากการใช้สิทธิบัตรนั้น โดยไม่คำนึงว่าจะต้องมีความเกี่ยวพันกับการใช้เพื่อเสนอขายสินค้า ฯ หรือไม่

เครื่องหมายการค้าฯ จะไม่ได้รับการปกป้อง ถ้ากลายเป็นถ้อยคำสามัญ (Generic term) สำหรับเครื่องหมายที่จดทะเบียนตามกฎหมายนี้ จะต้องมีการจดทะเบียนใหม่ ตามกำหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้ หากไม่จดทะเบียนต่อเนื่อง ก็จะสูญเสียการคุ้มครองตามกฎหมายนี้ แต่ยังคงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย common law ต่อไป ต่างจากกฎหมายสิทธิบัตร ที่มีการคุ้มครองแค่ระยะเวลาจำกัด ไม่อาจจะขยายระยะเวลาได้ เช่น มีอายุการคุ้มครอง สำหรับ utility patent คือ ๒๐ ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร หรือ ถ้าเป็น design patent จะมีระยะเวลาคุ้มครองเพียง ๑๔ ปี นับแต่ที่ได้รับสิทธิบัตรนั้น ส่วนกฎหมายว่าลิขสิทธิ์นั้น กฎหมายได้บัญญัติให้คุ้มครองตลอดระยะเวลาอายุของผู้เขียน และ ๗๐ ปี ภายหลังที่ผู้เขียนได้ตายไปแล้ว หรือ ในกรณีที่ผลงานนั้นมีไว้เพื่อให้เช่า ระยะเวลาคุ้มครอง จะเป็น ๙๕ ปี นับแต่เวลาที่ได้มีการโฆษณา หรือ ๑๒๐ ปี นับแต่การสร้างสรรค์ขึ้นเป็นต้น หากจะเปรียบเทียบระยะเวลาการคุ้มครองแล้ว trademark จะได้รับความคุ้มครองยาวนานกว่า หากยังคงใช้ต่อไป แต่จะสิ้นผลเมื่อขาดความโดดเด่น หรือไม่ได้ใช้เพื่อการค้าแล้ว แต่สิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์จะมีระยะเวลาคุ้มครองจำกัด แต่จะไม่สิ้นผลไปเพราะการไม่ใช้

การโอนสิทธิ สำหรับ Trademark จะมีลักษณะที่บอบบางกว่า ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น เพราะ trademark เป็นเพียงเครื่องหมาย หากปราศจาก good will หรือ ผลประโยชน์ที่จับต้องไม่ได้ในทางธุรกิจเนื่องจากความมีชื่อเสียง แล้ว สิทธิในเครื่องหมายการค้าฯ ย่อมหมดลง ต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ที่มีลักษณะเป็น Property right in gross ด้วย สามารถโอนต่อกันได้ โดยมีข้อจำกัดน้อยมาก การโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า พร้อม Good will แม้จะทำได้ แต่ถ้าผู้โอนสิทธิ ไม่ได้ใช้ความพยายามในการควบคุมใบอนุญาตการใช้ Good will นั้น โดยไม่ได้ใช้ความพยายามให้เพียงพอในการควบคุมคุณภาพสินค้าฯ หรือ ที่เรียกว่า naked licensing แล้ว ก็จะทำให้สิทธิในการเครื่องหมายการค้าฯ นั้นสิ้นสุดลงเช่นเดียวกัน

ประเด็นสุดท้าย เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองจำกัดเฉพาะภูมิภาคที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้น และ ผู้มีสิทธิดีกว่า ได้แก่ผู้ที่ใช้ก่อน ดังนั้น หากต่างมลรัฐกัน การใช้เครื่องหมายการค้าฯ เดียวกัน ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ หากเครื่องหมายการค้าใด มีความสามารถที่จะขยายชื่อเสียงและการยอมรับของผู้บริโภคไปยังมลรัฐใกล้เคียงได้ เครื่องหมายการค้านั้นก็จะได้รับการคุ้มครองในต่างภูมิภาคด้วยเช่นกัน แต่ถ้าพื้นที่ที่ขยายไปนั้น มีการใช้เครื่องหมายในลักษณะเดียวกัน ผู้ที่ใช้เครื่องหมายนั้นอยู่ก่อน ก็จะมีสิทธิดีกว่า สำหรับกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่สำหรับกรณีที่จดทะเบียน การใช้จริง ๆ ของเครื่องหมายการค้านั้น จะต้องมีลักษณะการใช้เพื่อการค้า (In commerce) ที่เกี่ยวข้องกับ เชื่อมโยงกับต่างมลรัฐด้วย (Interstate commerce) เป็นต้น



หมายเหตุ เอกสารนี้ เป็นการสรุปตามหนังสือของท่านศาสตราจารย์ Mary LaFrance เรื่อง Understanding Trademark Law เพื่อประกอบคำบรรยายในหลักสูตรปริญญาโททางกฎหมาย วิชา กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒




 

Create Date : 21 กรกฎาคม 2552    
Last Update : 18 มิถุนายน 2553 8:49:45 น.
Counter : 3380 Pageviews.  
Share

กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าในสหรัฐฯ (Trademark Law)

เมื่อพูดถึง กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Law) ในเมืองไทย ดูเหมือนไม่ค่อยจะมีความหมายเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (Copy rights) กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า (Trademark) และกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร (Patent) เพราะบ้านเรา ทำการลอกเลียนแบบเป็นว่าเล่น แม้ประเทศไทยเราจะยอมรับเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ตาม จัดตั้งศาลชำนัญพิเศษพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะก็ตาม แต่เรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นยังเกิดขึ้น คนส่วนใหญ่ ก็มองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาที่จะฉกฉวยประโยชน์ เพราะเราได้ใช้ของราคาถูกกว่า ที่เป็นของแท้



การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในอีกมุมหนึ่ง จึงเป็นเรื่องน่าเป็นห่วง เพราะผู้ผลิต ผู้คิดค้น ผู้สร้างสรรค์ ย่อมไม่มีกำลังใจที่จะผลิตงานใหม่ ๆ ออกมาให้เราได้ใช้ประโยชน์กัน หากมองในแง่ของการคุ้มครองผู้บริโภค ก็มีอีกมุมหนึ่งเช่นกัน พ่อแม่ พี่น้อง เมื่อพยายามมองหาสินค้าที่เป็นของแท้ ที่มีการประกันคุณภาพการใช้งาน ฯลฯ ก็อาจจะได้รับความเสียหายได้ ที่เราเรียกว่า การเพิ่มต้นทุนและเวลาในการแสวงหาสินค้าที่เขาต้องการ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา จึงมุ่งพิจารณาในหลาย ๆ มุมประกอบกัน เช่น การคุ้มครองสิทธิของผู้เป็นเจ้าของ ผู้ผลิต หรือผู้คิดค้น การคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคที่จะสามารถค้นหาสินค้าดีมีคุณภาพได้ และ อีกประการหนึ่ง คือ วางมาตราการที่คุ้มครองเจ้าของฯ แล้วไม่มีผลเป็นการขัดขวางกลไกในการแข่งขันของตลาด โดยเฉพาะผู้ผลิตรายใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีฐานของชื่อเสียง ให้สามารถเข้ามาแข่งขันกับผู้ผลิตฯ ที่เป็นเจ้าพ่อในตลาดเดิมนั้นได้



วันนี้ ผมขอพูดถึงกฎหมายว่าด้วย Trademark Law & Unfair competition เสียก่อน เช่นเดียวกันกับที่เกริ่นนำไปแล้ว วัตถุประสงค์ของสหรัฐฯ กำหนดกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าฯ ไว้ บนพื้นฐานของหลักการสองประการ คือ (๑) การคุ้มครองผู้ผลิต หรือผู้ลงทุนลงแรง ไม่ให้ถูกผู้อื่นที่ไม่ได้คิดค้น ไม่ได้ลงทุนลงแรง มาแย่งฉวยผลประโยชน์จากความมานะอุตสาหะของเขาไป และ (๒) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของปัจเจกชนหรือผู้บริโภคไม่ให้สับสนในตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากการกระทำของบุคคลที่ที่ไม่มีสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ทำการผลิตสินค้าเลียนแบบ (“palming off” or “passing off”) ซึ่งพิจารณาจากหลักการทางเศรษฐศาสตร์ ในด้านการลงทุนลงแรงและโอกาสที่ต้องเสียไปเพราะการค้นหาสินค้าที่ผลิตโดยเจ้าของอย่างแท้จริง

เครื่องหมายการค้าที่จะได้รับการคุ้มครองในสหรัฐฯ นั้น จะต้องมีลักษณะที่สำคัญ คือ มีลักษณะความเด่นของเครื่องหมายการค้า (The Distinctiveness of Trademark) ศาลสหรัฐฯ ได้แบ่งระดับพิจารณาเครื่องหมายการค้าที่จะได้รับการคุ้มครอง เป็น ๔ ระดับ (ตามผลแห่งคดีบรรทัดฐาน คือ Abercrobie & Fitch) ได้แก่

(๑) fanciful or arbitrary mark ซึ่งได้รับความคุ้มครองสูงสุด เช่นคำว่า Kodak , APPLE ซึ่งโดยตัวของมันเอง ไม่ได้สื่ออะไรเลย แต่ถูกใช้และประชาชนทั่วไปทราบว่า มันคืออะไร

(๒) suggestive mark ซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยเจ้าของไม่ต้องแสดงถึง Secondary Meaning ของเครื่องหมายการค้านั้น โดยปกติ เมื่อลูกค้าได้ยิน จะต้องใช้จินตนาการ ว่ามันเป็นสินค้าอะไรเหนอ ... เช่น คำว่า COPPERTONE หมายถึง ครีมป้องกันรังสีและแสงแดด

(๓) Descriptive mark คือ เครื่องหมายการค้าประเภทที่เป็นถ้อยคำธรรมดา ซึ่งเจ้าของจะแสดงให้เห็นว่า ลูกค้าจะให้ความสำคัญของแหล่งที่มาของสินค้านั้น (Secondary Meaning) เป็นปัจจัยหลักในการเลือกหาผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งปกติ ประชาชนเห็นถ้อยคำนั้น ก็จะเข้าใจในทันทีว่า มันคือ ผลิตภัณฑ์ ประเภทอะไร เช่นคำว่า BED & BATH ประชาชนทั่วไปก็จะทราบว่า มันคือ ผลิตภัณฑ์ประเภทที่เกี่ยวกับเตียงนอนและที่อาบน้ำ ฯลฯ และเครื่องหมายประการสุดท้าย คือ

(๔) generic term ซึ่งในทางกฎหมายนั้น ไม่ถือว่าเป็นเครื่ืองหมายการค้าที่จะได้รับความคุ้มครองใด ๆ ประชาชน หรือคู่แข่งสามารถ นำไปใช้ได้เช่นเดียวกันโดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่จะข้อความในทำนองว่า เป็นสินค้าที่ผลิตมาจากแหล่งเดียวกันกับเจ้าของเดิม ซึ่งจะเป็นกระทำที่ผิดตามหลัก Unfair competition



การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสหรัฐฯ มีลักษณะการคุ้มครองทั้งที่เป็นเครื่่องหมายที่จดทะเบียนถูกต้อง และ เครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียน แต่ได้รับการคุ้มครองเนื่องมาจากมีการใช้โดยเจ้าของอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังคุ้มครอง สิ่งอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าโดยตรง แต่เป็นเรื่องการตกแต่ง หรือการคุ้มครองเสริมเพิ่มเติมจากเครื่องหมายการค้าปกติ ได้แก่ รูปทรงของผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ และหีบห่อ (Packaging & Product Design) ที่เรียกรวม ๆ ว่า Trade Dress



คราวหน้าจะได้นำรายเอียดเรื่องการพิจารณาความเด่นของเครื่องหมายการค้า และ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสหรัฐฯ ในด้านอื่น ๆ มาเล่าสู่กันฟังต่อไป




 

Create Date : 07 กุมภาพันธ์ 2551    
Last Update : 18 มิถุนายน 2553 8:49:55 น.
Counter : 3253 Pageviews.  
Share


POL_US
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 82 คน [?]

คลิ๊ก เพื่อ Update blog พ.ต.อ.ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ ได้ที่นี่
https://www.jurisprudence.bloggang.com





รู้จักผู้เขียน : About Me.

"เสรีภาพดุจดังอากาศ แม้มองไม่เห็น แต่ก็ขาดไม่ได้ "








University of Illinois

22 Nobel Prize & 19 Pulitzer Prize & More than 80 National Academy of Sciences (NAS) members






***คำขวัญ : พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า

ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ

ชาติหวังกำลังฝีมือ

เจ้าคือความหวังทั้งมวล



*** ความสุข จะเป็นจริงได้ เมื่อมีการแบ่งปัน :

Happiness is only real when shared!






ANTI-COUP FOREVER: THE END CANNOT JUSTIFY THE MEANS!





Online Users

Locations of visitors to this page
New Comments
Friends' blogs
[Add POL_US's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.