*** พื้นที่ส่วนตัวของ พันตำรวจเอก ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ ผู้กำกับการกลุ่มงานกฎหมาย กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี นี้ จัดทำขึ้นเพื่อยืนหยัดในหลักการที่ว่า คนเรานั้นจะมีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้ ก็ต่อเมื่อมีเสรีภาพในการแสดงความคิดโดยบริบูรณ์ และความเชื่อที่ว่าคนเราเกิดมาเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่มีอำนาจใดจะพรากความเป็นมนุษย์ไปจากเราได้ ไม่ว่่าด้วยวิธีการใด ๆ และอำนาจผู้ใด ***
*** We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive to these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness. [Adopted in Congress 4 July 1776] ***

กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกา ( ตอน ๓ )

ส่วนที่ ๒
เนื้อหาของการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า
(Subject Matter of Trademark Protection)


ส่วนนี้ จะกล่าวถึงหลักการพื้นฐานว่า “อะไรคือ trademark” เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่า trademark จะถูกนำไปใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือ เพื่อใช้ทางการค้า และ การให้บริการ อันสามารถบ่งบอกถึงแหล่งที่มาของสินค้า เครื่องหมายการค้า ตั้งแต่ดั้งเดิมมา จะหมายถึง ถ้อยคำ (word) หรือ สัญลักษณ์ (symbol) ในปัจจุบัน ยังหมายรวมถึงลักษณะอื่น ๆ เช่น เสียง (sound) หรือ กลิ่น (fragrance) รวมถึง รูปลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ (Trade dress) และถึงแม้ว่า การจดทะเบียนจะเพิ่มการคุ้มครองแก่เครื่องหมายฯ แต่เงื่อนไขการจดทะเบียนก็ไม่ใช่สาระสำคัญเหนือกว่าการใช้ สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา


ลักษณะตามธรรมชาติของ Trademarks/Service Mark


Trademark ในฐานะที่เป็นเครื่องบ่งชี้แหล่งกำเนิดของสินค้าและบริการ นอกจากจากเป็นเครื่องหมายในการบ่งบอกแหล่งผลิตแล้ว ยังเป็นเครื่องประกันคุณภาพ (quality) และ ลักษณะ (Characteristics) ที่จะต้องมีมาควบคู่กับสินค้าและบริการนั้น Trademark จึงเป็น shorthand ในการสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและลูกค้าฯ โดยจะทำให้ผู้ผลิตได้พัฒนาคุณภาพสินค้าฯ ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง วิธีการ shorthand นี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะเป็นไปไม่ได้ที่ผู้บริโภคจะทำการทดสอบสินค้าทุกประเภททุกชนิดก่อนจะทำการซื้อ เช่น ผู้ผลิตอาจจะพัฒนารสชาติ รูปลักษณะผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจลูกค้า เมื่อลูกค้าเห็นรูปร่างรูปทรง และเครื่องหมายฯ เช่นนั้นก็จะตัดสินใจซื้อทันที เพราะเคยพึงพอใจสินค้าฯ มาแล้วในอดีต

นอกจากนี้ เครื่องหมายฯ ยังเป็นเครื่องมือในการแสดงความรับผิดชอบ ในกรณีผู้บริโภครู้สึกไม่พึงพอใจในคุณภาพสินค้าฯ เพราะลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อผู้ผลิตต่อสินค้าที่เคยพึงพอใจในอดีตและมีคุณภาพลดลงในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ลูกค้าอาจจะไม่มีโอกาสทดสอบคุณภาพสินค้ามาแต่ในอดีต แต่ความคาดหวังว่าคุณภาพสินค้าจะดี อาจจะเกิดขึ้นจากอิทธิพลของการโฆษณาหรือการตลาดของเจ้าของเครื่องหมายฯ นั้น ดังนั้น เครื่องหมายการค้าฯ จึงเป็นหลักประกันความคาดหวังของลูกค้าอีกประการหนึ่งด้วย

ชื่อเสียงซึ่งมีอยู่กับเครื่องหมายการค้านั้น อาจจะเรียกว่า Goodwill อาจจะเกิดขึ้นจากการสะสมของประสบการณ์ในการใช้ฯ ของผู้บริโภคในอดีตมา โดย Goodwill ยังเป็นเครื่องมือในการทำนายลูกค้าในอนาคต ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการคำนวณมูลค่าทางธุรกิจของผู้ผลิตด้วย

ด้วยเหตุนี้ เครื่องหมายฯ ในฐานะที่เป็นเครื่องบ่งชี้แหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ฯ จึงมีความสำคัญพื้นฐานต่อสาธารณชน โดยเป็นเครื่องประกันคุณภาพในทางอ้อมและยังเป็นเครื่องมือแสดงความรับผิดชอบของผู้ผลิตฯ ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือสำคัญต่อผู้ผลิต ในการสร้างชื่อเสียง หรือ Goodwill เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น และทำให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นหากสินค้ามีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ ด้วยเหตุนี้ หากมีการละเมิดต่อสิทธิในเครื่องหมายการค้าฯ สิ่งที่ถูกละเมิดจริง ๆ ก็คือ สิทธิของสาธารณชนที่จะได้รับการคุ้มครองจากการกระทำอันก่อให้เกิดความสับสนในผลิตภัณฑ์ฯ นั้น และ ยังกระทบต่อผู้ผลิตฯ ในการควบคุมคุณภาพของสินค้าฯ นั้นด้วย

เครื่องหมายการค้า ที่จะได้รับความคุ้มครอง จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการคุ้มครองเครื่องหมายการ ที่เรียกว่า Non-functionality

หลักการสำคัญ คือ เครื่องหมายการค้า จะต้องไม่ได้มีลักษณะเป็น Functionality กล่าวคือ กฎหมายนี้จะปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองกับลักษณะของสิ่งของที่มีลักษณะเพียงแสดงถึงการใช้ประโยชน์ เช่น ลักษณะรูปร่างของผลิตภัณฑ์ นั้นถือเป็นเพียง functionality หากว่า ลักษณะดังกล่าวเป็นเพียงสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์นั้น อันเกี่ยวกับการใช้ หรือ วัตถุประสงค์ของสิ่งของ หรือเป็นเพียงสิ่งที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคาหรือคุณภาพของสินค้า กล่าวคือ หากมีการคุ้มครองให้ผู้นั้นมีสิทธิเพียงผู้เดียวเกี่ยวกับการใช้รูปลักษณะแล้ว จะก่อให้เกิดความยากลำบากอย่างมากและเกินสมควรต่อผู้ผลิตรายใหม่ที่ยังไม่มีชื่อเสียงในระบบตลาดนั้น (…if exclusive use of the feature would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage.) คุณลักษณะดังกล่าว จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฯ เครื่องหมายการค้า

สำหรับหลักการ Non-functionality นี้ ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยคำพิพากษาของศาล ก่อนจะมีกฎหมาย Lanham Act โดยหลักการนี้ มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ ได้แก่

๑) เพื่อกระตุ้นให้มีการแข่งขัน โดยศาลอนุญาตให้ผู้แข่งขันสามารถทำการลอกเลียนแบบเกี่ยวกับรูปลักษณะของสินค้า เช่น การออกแบบ (Design) สินค้านั้น

๒) เพื่อห้ามมิให้มีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครอง เพื่อขยายเวลาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิบัตรที่หมดอายุลงแล้ว โดยการให้ความคุ้มครองลักษณะสินค้าดังกล่าวตามกฎหมาย Trademark ซึ่งจะมีผลเป็นการคุ้มครอง Patent โดยไม่จำกัดเวลา

ด้วยเหตุนี้ หากรูปลักษณะ (feature) ทำหน้าที่เป็นเพียง Functional หากให้ความคุ้มครอง ก็จะก่อให้เกิดการผูกขาด (monopoly) ตลอดไป เพราะเครื่องหมายการค้าจะมีอายุการคุ้มครองตราบเท่าที่ยังมีการใช้เพื่อการค้าอยู่ หลักการนี้ จึงเป็นการกำจัด การผูกขาดในลักษณะดังกล่าว

ตัวอย่าง

คดี William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., (1924) เป็นคดีเกี่ยวกับการผลิตยา Quinine โดยใช้ช๊อคโกแลตเป็นวัตถุดิบสำคัญ จำเลยพยายามศึกษาและเลียนแบบผลิตภัณฑ์และสูตรการผลิตยาดังกล่าว และมีการใช้ช๊อคโกแลต เป็นวัตถุสำคัญเช่นเดียวกัน เพื่อมิให้ลูกค้าสามารถแบ่งแยกแยะได้ ศาลสูงสุด ได้พิจารณาว่า จำเลยกระทำผิดฐาน Unfair Competition ในลักษณะที่เป็น Passing Off จึงต้องรับผิดในการขายสินค้าเลียนแบบ แต่อย่างไรก็ตาม การสั่งห้ามจำเลยใช้ช๊อคโกแลต เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เพราะช๊อคโกแลต เป็นเพียง Functional ingredient หรือ แค่สูตรส่วนผสม ที่ถือเป็น Functionality ก็เพราะ ช๊อคโกแลตนั้น ทำหน้าที่ในการสื่อให้เห็นรสชาติและรูปร่างลักษณะของยา และ ยังทำหน้าที่ในฐานะ Suspension agent ในสูตรยานั้นด้วย


พัฒนาการของแนวคิดว่าด้วย Functionality

หลังจากคดี William R. Warner (1924) แล้ว ศาลได้มีคำพิพากษาในคดี Inwood Laboratories, Inc., v. Ives Laboratories, Inc. ในปี ค.ศ. 1982 โดยศาลได้วางหลักและคำอธิบายเพิ่มเติมไว้ในคดีนี้ว่า “a product feature is functional if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article.” โดยในคดีหลังนี้ ก็มีลักษณะเดียวกัน คือ เป็นการผลิตยาเลียนแบบเพื่อให้ราคาถูกกว่าอย่างมากซึ่งมีลักษณะเป็น passing off เช่นเดียวกับคดี William R. Warner โดยใช้สีเดียวกัน ศาลได้ปฏิเสธที่ห้ามจำเลยใช้สีเดียวกับโจทก์ในการผลิตยา เพราะสีโดยลำพังไม่ได้บ่งบอกถึงลักษณะพิเศษในลักษณะเป็น Secondary Meaning และ สีก็เป็นเพียง functionality เท่านั้น เพราะ สีเป็นเครื่องบ่งบอกประเภทยาในบางสถานการณ์ ทั้งต่อคนไข้ แพทย์ หรือ โรงพยาบาล ทำให้รู้ประเภทของยานั้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเพียง functionality

ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๙๕ ศาลสูงสุดได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลัก Functionality ในคดี Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., (1995) ซึ่งศาลสูงสุดจะต้องพิจารณาว่า “สี” โดยลำพังสามารถจะขอจดทะเบียนเพื่อให้รับความคุ้มครองตามลักษณะ Trade dress ได้หรือไม่ กรณีนี้ เป็นเครื่องหมายที่เกี่ยวกับร้านซักรีด (a laundry press pad) ซึ่งศาลสูงสุดได้อธิบายว่า ลำพังแค่สีอย่างเดียว ไม่อาจจะได้รับความคุ้มครองได้ เพราะเป็น functionality หากสีนั้น ทำหน้าที่เพียงเพื่อในการดึงดูดให้สินค้าเป็นที่ต้องการ แต่สำหรับบางกรณี เช่น คดีนี้ ศาลสูงสุด พิจารณาแล้วเห็นว่า สี ไม่ได้ทำหน้าที่เช่นว่าในคดีนี้ ศาลจึงได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม จากหลักการ Inwood Laboratories standard โดยเพิ่มเติมหลักการสำคัญ ดังนี้
“a product feature is functional if it is essential to the use or purpose of the article or if it affects the cost or quality of the article,” that is, if exclusive use of the feature would put competitors at a significant non-reputation-related disadvantage.”

กล่าวคือ ถ้าการห้ามคู่แข่งอื่นใช้สี หรือ ลักษณะใด ๆ จะก่อให้เกิดภาวะที่คู่แข่งที่ไม่มีชื่อเสียง หรือผู้ผลิตรายใหม่ ไม่อาจจะแข่งขันได้เลยแล้วละก็ ศาลก็ไม่ให้ความคุ้มครองการใช้ลักษณะดังกล่าว หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง หากสี หรือ ลักษณะเฉพาะ หรือ รูปแบบผลิตภัณฑ์นั้น ทำหน้าที่เพียงการดึงดูดให้ผู้บริโภคต้องการเท่านั้น ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย trademark แม้ว่าผู้ผลิตจะสามารถทำให้ผู้บริโภครับรู้ว่า สินค้านั้น หมายถึงอะไรเป็นพิเศษ ในลักษณะ secondary meaning ก็ตาม

ในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ ศาลสูงสุดได้พิพากษาคดี TrafFix Devices, Inc., v. Mktg. โดยได้วางหลักเกณฑ์ไว้ว่า หากหลักเกณฑ์เบื้องต้นในส่วนแรก ของคดี Inwood Laboratories ให้ถือเป็น primary test หากไม่สมบูรณ์ ให้นำหลักการตาม Qualitex มาใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป กล่าวคือ ถ้าข้อเท็จจริงปรากฎว่า ลักษณะของสินค้ามีลักษณะสำคัญต่อการใช้ หรือ เป็นวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ หรือ มีผลกระทบต่อราคาหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นแล้ว ย่อมถือเป็น functionality ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักการที่ว่า รูปร่างลักษณะสินค้านั้น จะมีความจำเป็นในการแข่งขันหรือไม่ (Competitive necessity) ดังนั้น หากลักษณะดังกล่าว ไม่มีหน้าที่ดังกล่าวแล้ว จึงจะต้องพิจารณาต่อไปว่า หากให้ความคุ้มครองแล้ว จะทำให้คู่แข่งรายอื่น ไม่อาจจะแข่งขันได้ต่อไป เป็นต้นว่า ในคดี Inwood Laboratories นั้น Design formulation หรือ การออกแบบสูตรยา ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ จึงถือเป็น functionality แล้ว โดยไม่มีความจำเป็นจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับหลัก Competitive necessity กล่าวคือ ไม่ต้องพิจารณาว่า จะมีผลทำให้ผู้อื่นไม่สามารถแข่งขันได้หรือไม่ สำหรับคดี Qualitex นั้น มีปัญหาทางกฎหมายที่สำคัญ เกี่ยวกับหลักว่าด้วย Aesthetic Functionality ซึ่งปรากฏว่า ศาลได้พิจารณาเห็นแล้วว่า หาก “สี” โดยลำพังมีหน้าที่ดึงดูดลูกค้าฯ ย่อมเป็น Functionality แต่ในคดีดังกล่าว สีเขียวและสีทอง ในเครื่องหมาย Trade dress นั้น ไม่ได้ทำหน้าที่ดังกล่าว จึงจะต้องพิจารณาว่า หากศาลคุ้มครองเครื่องหมายที่มีเพียงสีดังกล่าวแล้ว จะก่อให้เกิดภาวะทำให้ผู้อื่นไม่อาจแข่งขันกับเจ้าของเครื่องหมายนั้นได้หรือไม่ กรณีนี้ สีเขียวและสีทองนั้น ไม่มีผลต่อการแข่งขัน หรือ ทำให้สีถูกจำกัดลง เพราะแท้จริงแล้ว ยังมีสีอื่น ๆ ที่มีจำนวนมาก (เป็นล้านสี) ซึ่งผู้อื่นสามารถใช้ได้ กรณีนี้ สีดังกล่าว จึงอาจจะได้รับความคุ้มครองได้เช่นกัน

ในคดี TraFix นั้น เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องเครื่องหมาย Trade dress ซึ่งเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งอายุการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรได้หมดลงไปแล้ว โดยคดีนี้ เป็นเครื่องมือที่มีอุปกรณ์สปริงคู่ ซึ่งเป็นกลไกลักษณะเฉพาะและมีประโยชน์ในการต่อต้านแรงลม ด้วยเหตุนี้ ลักษณะประโยชน์ของเครื่องมือนี้ จึงเป็น Functionality และในกรณีนี้ ศาลสูงสุด เห็นว่า เป็นกรณีที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่ต้องพิจารณาเลยว่า ยังมีทางเลือกที่ผู้ผลิตอันเป็นคู่แข็งขันยังมีทางเลือกในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือไม่ ซึ่งแตกต่างจากคดี Qualitex เพราะ กรณีนี้ ถือเป็น Functionality แล้ว (โดยไม่ต้องพิจารณาถึงทางเลือกอื่น ๆ เช่น การออกแบบสปริงสามอันหรือสี่อัน ฯลฯ เพราะมันก็คือ การ design เพื่อประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เหมือนกัน) แตกต่างจากการการเลือกใช้สีที่ยังมีสีอื่น ๆ เหลืออยู่ให้ผู้แข่งขันรายอื่นสามารถเลือกใช้ได้โดยอำเภอใจ


Aesthetic Functionality

แนวคิดเกี่ยวกับ Aesthetic Functionality นี้ ตรงกันข้ามกับแนวคิดเรื่อง Utilitarian type of Functionality ซึ่งได้อธิบายไปแล้วในคดี Inwood Laboratories แต่ยังมีข้อถกเถียงอย่างมากเช่นกัน ตัวอย่างเช่น บทบัญญัติเกี่ยวด้วยการละเมิด (Restatement of Torts) ได้อธิบายว่า “ถ้าการซื้อขายสินค้านั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของ Creative หรือ Imaginative value แล้ว ลักษณะดังกล่าว อาจจะถือเป็น functionality เนื่องจากลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะพื้นฐานทางคุณค่า ซึ่งช่วยในการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้น แม้กระทั่งสินค้าทั่วไป เช่น แปลงสีฟัน อาหาร หรือเครื่องดื่ม รถยนต์ สิ่งเหล่านี้ อาจจะไม่ต้องสงสัยเลยว่า ลักษณะ Aesthetic feature นั้น ซึ่งอาจจะหมายรวมถึง สี กลิ่น ลักษณะเนื้อเยื่อ กลิ่นหอม หรือ ลักษณะรูปร่างที่น่าชื่นชม มีอิทธิพลสำคัญในการตัดสินใจซื้อ โดยไม่ได้พิจารณาว่า มี Secondary meaning ซึ่งอาจจะมีขึ้นได้ควบคู่กับลักษณะสินค้านั้น สำหรับลูกค้าผู้ซึ่งสามารถทราบถึงความแตกต่างระหว่างรสชาติของ Coke กับ เป๊บซี่ การแบ่งแยกความแตกต่างของลักษณะของกลิ่นและรสดังกล่าว ไม่ใช่เพียงแค่ตัวชี้วัดถึงแหล่งผลิตสินค้า (source indicators) แต่ยังเป็นลักษณะสำคัญซึ่งทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจสินค้าใดสินค้าหนึ่ง เช่นเดียวกับ สินค้าประเภทโคโลนจ์, สบู่, แชมพู และ เครื่องหอม ลักษณะดังกล่าว อาจจะทำหน้าได้ทั้งสองอย่างข้างต้นเช่นกัน

ใน Restatement (Third) of Unfair Competition ได้กล่าวถึง Aesthetic Functionality ไว้ดังนี้

“ การออกแบบผลิตภัณฑ์ จะถือเป็น Functional อันเนื่องมาจากคุณค่าทาง Aesthetic ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้า design นั้น ได้แสดงถึง (confer) คุณประโยชน์อันสำคัญ ซึ่งไม่อาจะสามารถทำซ้ำได้โดยการใช้ design ในรูปแบบอื่นได้” อีกนัยหนึ่ง ก็คือ ถ้ายังมีรูปแบบทางเลือกในการ design ก็อาจจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า แต่ถ้าไม่มีทางเลือกอื่นเลย จะต้องทำซ้ำหรือลอกเลียนรูปแบบดังกล่าวเท่านั้น จึงจะทำงานได้ ก็จะไม่ได้ความคุ้มครองตามกฎหมายนี้

กล่าวโดยสรุป Aesthetic Features อาจจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายทางการค้าก็ได้ ถ้าลักษณะดังกล่าวเข้าลักษณะ ที่ศาลได้พิพากษาไว้ คือ “of such an arbitrary nature that depriving the public of the right to copy it is insignificant” แต่ถ้าการออกแบบลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้น มีลักษณะที่เป็นเชิงบังคับโดยคุณลักษณะหน้าที่ของผลิตภัณฑ์นั้น ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้

ตัวอย่าง คดี Keene Corp. v. Paraflex Industries, Inc (๑๙๘๑) ศาลได้ปฏิเสธที่จะคุ้มครองตามกฎหมายนี้ อันเนื่องจาก Aesthetic Features ของโคมไฟที่ติดตั้งที่ผนังภายนอก โดยศาลได้อธิบายว่า โคมไฟ โดยตัวของมันเอง เป็น Utilitarian Product กล่าวคือ ใช้เพื่อให้แสงสว่าง อย่างไรก็ตาม โคมไฟประเภท a wall-mounted luminaire ซึ่งแตกต่างจาก โคมไฟประเภท a free-standing street lamp ซึ่งหน้าที่ส่วนหนึ่งยังรวมถึงลักษณะทางสถาปัตยกรรมภายนอกที่เข้ากันได้กับรูปลักษณะโครงสร้างภายนอก หรืออาคารนั้น ดังนั้น การออกแบบลักษณะดังกล่าว ไม่ใช่เพียงแค่การแสดงออกความคิดอย่างอิสระถึงจินตนาการ (aesthetics) แต่ยังเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่ของผลิตภัณฑ์นั้นโดยตรง จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า

Aesthetic feature หากมีลักษณะเป็น Functional (หรือ อาจจะมี Secondary meaning ด้วยก็ตาม) แล้ว ในกรณีนี้ กม.เครื่องหมายการค้า จึงไม่ควรจะห้ามผู้แข่งขันในการเลียนแบบ หรือ ใช้ design ที่เป็น functional feature นั้นได้

ในคดี Deere & Co., v. Framhand, Inc., (1983) นั้น ศาลได้ปฎิเสธที่จะให้ความคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าสำหรับสีที่ใช้โดยบริษัท Deere ในการผลิตรถยนต์ Tractor และเครื่องมือทางการเกษตรอื่น ๆ ถึงแม้ศาลจะพบพยานหลักฐานว่าลูกค้าชอบที่จะซื้อสินค้าที่มีสีเฉพาะนั้นด้วยก็ตาม เช่นเดียวกับ คดี Brunswick Corp. v. British Seagull (๑๙๙๔) ซึ่งศาลได้พิพากษายืนตามคำวินิจฉัยของ PTO (สำนักงานจดทะเบียนของสหรัฐฯ) ที่ปฏิเสธการให้ความคุ้มครอง “สีดำ” ในฐานะเครื่องหมายการค้า เพราะถือว่า เป็น Functional โดยอธิบายว่า ถึงแม้ว่าจะจะไม่ใช่ Functional ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้เครื่องยนต์ทำงานดีขึ้นก็ตาม หรือ ไม่ได้ทำให้ราคาเครื่องยนต์ถูกหรือแพงขึ้น แต่สีดำ ก็อาจจะเป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้ามากกว่าสีอื่น เพราะสีดำสามารถเข้ากันได้ดีกับอุปกรณ์อื่น ๆ อย่างหลากหลาย ฯลฯ

ศาล Eleventh Circuit ได้พิพากษาไม่คุ้มครองตาม กม. นี้ เช่น สี รูปร่าง ขนาด ของไอศรีมเกร็ด (pellet) โดยโจทก์ร้องขอให้ศาลสั่งห้ามจำเลยใช้สีเป็นสัญลักษณ์แทนกลิ่นต่าง ๆ ของไอศรีม เป็นต้นว่า สีน้ำตาลแทนช๊อคโกแลต ขาวแทนวนิลา ชมพูแทนสตอร์เบอรี่ ฯลฯ โดยเห็นว่า สีต่าง ๆ เป็นเพียง Functionality ตามนัยคำพิพากษาในคดี Inwood Laboratories และ Qualitex โดยได้นำหลักการที่เรียกว่า “Competitive necessity” มาวิเคราะห์ กล่าวคือ (๑) การคุ้มครองในการใช้สี แทนกลิ่นดังกล่าวเพียงผู้เดียวแก่ผู้ใด ย่อมจะทำให้ผู้แข่งขันรายอื่นไม่อาจจะแข่งขันได้เลย (๒) การใช้สีดังกล่าว โดยประวัติศาสตร์แล้ว ได้มีมาเนิ่นนานแล้ว จึงถือเป็น Functional โดยถือเป็นเครื่องมือในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และกระทบต่อคุณภาพสินค้า นอกจาก สี รูปร่าง และขนาดของเกร็ดไอศครีม ถือเป็น Aesthetic functional aspect กล่าวคือ รูปลักษณะดังกล่าว แม้จะเป็น Aesthetics โดยปกติ แต่กรณีนี้เป็น Functionality ซึ่งต้องห้ามมิให้คุ้มครองตามกฎหมาย เพราะหากให้ความคุ้มครองจะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขั้นของผู้อื่นอย่างไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ เพราะจะก่อให้เกิด disadvantage แก่ผู้ผลิตรายอื่น โดยเฉพาะผู้ผลิตรายย่อยที่ยังไม่มีเชื่อเสียง




การได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้า (Establishing Trademark Rights)

ตามกฎหมายสหรัฐฯ เครื่องหมายฯ ใดจะได้รับความคุ้มครอง จะต้องมีลักษณะครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด เช่น ตาม Common Law กับ ตาม Trademark Law เช่น (๑) จะต้องมีการใช้ในการค้า (Use in Trade) (๒) เครื่องหมายนั้น จะต้องมีลักษณะเด่น (Distinctiveness)

(๑) Use in Trade

ตาม common law รวมถึง state law นั้น สิทธิในเครื่องหมายการค้านั้น จะได้มาเมื่อมีการใช้เครื่องหมายนั้นอย่างจริงจัง (actual use) ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเสนอขายสินค้า หรือบริการแก่สาธารณะ ซึ่งมีข้อยกเว้นน้อยมาก การใช้เครื่องหมายจึงก่อให้เกิดสิทธิ ดังนั้น หากเจ้าของเครื่องหมาย ยุติการใช้ลง โดยมีเจตนาจะไม่ใช้เครื่องหมายนั้นด้วย สิทธิดังกล่าวก็จะหมดไป

ความแตกต่างระหว่าง common law กับ Federal Law ว่าด้วยเครื่องหมายการค้านี้ ก็คือ ตาม Lanham Act ได้สร้างหลักการ Constructive use แม้จะไม่ได้มีการใช้จริง ๆ หรือ actual use ก็ตาม ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายหลายคน ก็จะต้องพิจารณาว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้ก่อน (prior use) สิทธิแต่เพียงผู้เดียวก็จะตกแก่ผู้ใช้ก่อนนั้น ซึ่งอาจจะเป็นการใช้จริง ๆ หรือ เป็น constructive use

สิทธิในเครื่องหมายการค้า ตาม Lanham Act นั้น ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายจะต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ ที่จะใช้เครื่องหมายโดยสุจริต ไม่ใช่เพียงการลงทะเบียน เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงว่ามีเครื่องหมายการค้าเท่านั้น (Token) โดยไม่มีการใช้จริง

ประการสำคัญ แม้จะมีกฎหมายกำหนดระบบให้มีการจดทะเบียนขึ้นก็ตาม แต่ทั้งระบบกฎหมายของ state และ Federal ก็ยังเป็นไปตามหลักการของ common law เดิม คือ ผู้ใช้เครื่องหมายที่แท้จริงก่อน เป็นผู้มี priority rights เสมอ

๑.๑) การเป็นผู้มี Priority of Use หรือเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายฯ นั้นก่อน

ผู้ที่ใช้เครื่องหมายการค้าโดยสุจริต (bona fide use of the mark) ในการเสนอขายสินค้าและบริการแก่สาธารณชน จะเป็นผู้มี priority of rights ซึ่งการพิจารณาว่าจะเป็นผู้มีสิทธิดังกล่าวหรือไม่ อาจจะดูได้แต่ก่อนมีการใช้เครื่องหมายนั้นจริง ๆ เช่น มีการลงทุนโฆษณาหรือไม่ ประกอบกับเจตนาที่จะใช้เครื่องหมายนั้นหรือไม่

หลักการ “The First to Use A Mark” ในตลาด ซึ่งปกติจะมีการใช้เฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง ก็จะมีสิทธิในเครื่องหมายนั้น ซึ่งจะเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาว่า ใครจะเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายนั้นหลายราย

ดังเช่นคดี Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo & Co. (2004) ได้วินิจฉัยว่า “หลักการพื้นฐานของ กม.ว่าด้วย Trademark ภายใต้ common law ก็คือ “First in time equals first in right.” กล่าวคือ ใครใช้ก่อน มีสิทธิดีกว่า (แต่คดีจะยากขึ้น หากมีการใช้หลายเครื่องหมายเดียวกันในหลาย ๆ ท้องที่)

สำหรับการคุ้มครองเครื่องหมายที่ไม่ได้จดทะเบียน ตามหลัก common law นั้น จะมีหลักการสำคัญ อยู่บนหลักการ เช่น มีการใช้จริง ๆ (actual use) มีปรากฏซึ่งธุรกิจและชื่อเสียงของเครื่องหมายนั้น (business presence and reputation) และ ในบางกรณี มีการขยายธุรกิจในบริเวณอื่น ๆ (zone of expansion) สำหรับกรณีทีมีการใช้เครื่องหมายที่อาจจะเกิดความสับสนได้ในหลายพื้นที่ ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ได้วินิจฉัยไว้ในคดี Hanover Star Milling Co. v. Metcalf (1916) และ คดี United Drug Co. v. Theodore Rectanus Co., (1918) กล่าวโดยสรุป ถ้ามีการใช้เครื่องหมายที่คล้ายคลึงในภูมิภาคที่แตกต่างกัน ก็ให้แต่ละเจ้าของเครื่องหมายมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในภูมิภาคนั้น ๆ ในกรณีที่มีการใช้เครื่องหมายนั้น ในภูมิภาคเดียวกัน หรือ ใกล้เคียงกัน (the same or overlapping area) สิทธิแต่เพียงผู้เดียวจะมีแก่ “Senior user) ในตลาดนั้น สำหรับการเป็น senior user ในภูมิภาคหนึ่ง อาจจะกลายเป็น junior user ในอีกภูมิภาคหนึ่ง ดังนั้น การขยายตลาดไปยังภูมิภาคอื่น จึงไม่อาจจะกระทำได้ด้วย

การพิจารณาการเป็น senior user ในภูมิภาคใด อาจจะพิจารณาจากการใช้จริง ๆ ในการเสนอขายสินค้าฯ ในบริเวณภูมิภาคที่เจ้าของเครื่องหมายสร้างชื่อเสียงในธุรกิจนั้น ความพยายามในการขยายตลาด (market penetration) รวมถึงบริเวณที่มีแนวโน้มของการขยายตลาดในอนาคตด้วย ซึ่งก็ต้องอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นราย ๆ ไป กล่าวโดยสรุป การพิจารณาว่าใครเป็น Senior user อาจจะพิจารณาจาก ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ การโฆษณา และ ยอดการขายในพื้นที่นั้น ๆ เป็นสำคัญ

คำว่า Actual use อาจจะพิจารณาการดำเนินการทางธุรกิจปกติ ซึ่งจะต้องมีการใช้เครื่องหมายนั้นไม่เพียงแค่บางครั้งคราว หรือ เพียงเบาบางเท่านั้น ดังนั้น ยอดการขายผลิตภัณฑ์นั้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะพิจารณาว่ามีการใช้จริงหรือไม่ เช่น รายได้ จำนวนลูกค้า รูปแบบการค้าในระยะเวลาที่ยาวนาน แนวโน้มการเจริญเติบโตของยอดขาย เป็นต้น

คำว่า ชื่อเสียงและธุรกิจ (Reputation and business presence) ศาลได้วินิจฉัยว่า เจ้าของธุรกิจ อาจจะได้สิทธิในการเครื่องหมายการค้าในภูมิภาคนั้น หากได้มีการสร้างชื่อเสียง แก่เครื่องหมายการค้านั้น แม้จะไม่ได้ มีการเสนอการขายในภูมิภาคนั้น ฉะนั้น หากมีการโฆษณาเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่เครื่องหมายนั้น รวมถึง การรณรงค์เกี่ยวกับการค้า การกระจายซึ่งใบปลิวสินค้า รวมถึงการสั่งซื้อสินค้าจากภูมิภาคนั้น ๆ

สำหรับ Zone of expansion หมายถึง การขยายธุรกิจในภูมิภาคใกล้เคียง ซึ่งศาลจะพิจารณา (๑) กิจกรรมทางธุรกิจในอดีต (๒) การขยายธุรกิจหรือไม่มีการขยายธุรกิจในอดีต (๓) การครอบงำทางธุรกิจเหนือพื้นที่ติดกันนั้น (๔) แผนการในการขยายตลาดและการปฏิบัติตามแผน (๕) ความเป็นไปได้ในการขยายตลาด โดยวิธีการที่สินค้านั้นได้ถูกซื้อจากภูมิภาคนั้น ทั้งนี้ ศาลได้พิจารณาปัจจัยในการขยายตลาด (market penetration) จาก ยอดการขายของสินค้านั้น แนวโน้มความเพิ่มขึ้นของการตลาดในสินค้านั้น จำนวนคนที่ซื้อสินค้าจริง ๆ รวมถึง ยอดการโฆษณาในภูมิภาคนั้น ๆ

๑.๒ การใช้ ในความของ Lanham Act

ก. Use in Commerce

ตามกฎหมาย Lanham Act นอกจากการ Actual Use แล้ว จะต้องมีการใช้ที่สอดคล้องกับหลักรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจรัฐบาลกลางในการออกกฎหมาย ที่เรียกว่า Commerce clause ตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา Article I, section 8 clause 3 กล่าวคือ นอกจากการใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อเสนอขายสินค้าและเป็นเครื่องมือในการบ่งชี้แหล่งผลิตแล้ว ยังจะต้องมีการเสนอขายและดำเนินกิจกรรมในด้านการขายระหว่างรัฐต่าง ๆ (Interstate commerce) ในลักษณะจริงจัง (Substantial interstate effect) ไม่ใช่เพียงการดำเนินการขายเพียงเล็กน้อย ( token or d minimis use) เท่านั้น

ตาม Lanhan Act นั้น ในกรณีที่เป็น Trademark ได้กำหนดวิธีการใช้ เช่น การปิดสลากไว้บนสินค้า หากเป็นกรณีที่โดยสภาพไม่ติดสลากได้ จะต้องมีเอกสารประกอบการขายหรือขนส่งสินค้านั้น ส่วนกรณี Service mark จะต้องมีการใช้ หรือ การโชว์หรือโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับบริการ ซึ่งทั้งหมดจะต้องดำเนินการมากกว่า ๑ มลรัฐ หรือ ในต่างประเทศด้วย

โดยสรุป การขนส่งสินค้าไปยังจุดจำหน่ายจริง ๆ ก็เป็นหลักฐานเพียงพอในการที่จะถือว่า มีการใช้เครื่องหมายนั้นแล้ว

แต่การจำหน่าย ฯลฯ ไม่จำเป็นต้องมุ่งแสวงกำไรเสมอไป ทั้งนี้ ก็เพราะหน่วยงานบางประเภท เช่น NGO ก็อาจจะได้รับความคุ้มครองในการใช้เครื่องหมายได้ ตามความหมายของมาตรา ๔๕ Lanham Act นี้ด้วย

ข. Foreign Use

ตามมาตรา ๔๕ ของกฎหมาย Lanham Act นั้น ลำพังการใช้เครื่องหมายนอกประเทศสหรัฐฯ จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ เพราะไม่ถือว่า เป็นการ “use in commerce” และไม่ได้ความคุ้มครองตามกฎหมาย common law ด้วย Trademark Trail and Appeal Board (TTAB) ได้วินิจฉัยว่า หากมีการใช้ในต่างประเทศเท่านั้น แต่ในประเทศสหรัฐฯ นั้น หากมีการกระทำเพียงการโฆษณาเท่านั้น จะไม่ถือเป็นการ use in commerce จึงไม่ได้ความคุ้มครองตาม กม.ว่าด้วยเครื่องหมาย ตัวอย่างเช่น ในคดี Mother’s Restaurants, Inc v. Mother’s Other Kitchen, Inc (1983) ร้านอาหารประกอบกิจการค้าในแคนนาดาอย่างเดียว มีการโฆษณาผ่านวิทยุในแคนนาดา แต่ว่า รายการวิทยุดังกล่าว ก็ได้มีการถ่ายทอดเข้ามาในสหรัฐฯ ด้วย ดังนี้ ไม่ถือว่าเป็นการ use in commerce จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้

หลักการตาม Mother’s Restaurants นี้ เป็นหลักการที่สำคัญ และได้มีการขยายความในคดี Buti v. Impressa Perosa, S.R.L., (1998) โจทก์ประกอบกิจการร้านอาหารในประเทศอิตตาลี่ โดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเทศอเมริกาเลย แม้ว่า จะมีการรณรงค์หรือโฆษณาในอเมริกา โดยการแจกจ่ายเสื้อผ้า T-shirts นามบัตร หรือ พวงกุญแจเพื่อโฆษณาเครื่องหมายการค้า “Fashion Café” หลายพันชิ้นก็ตาม ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ได้

ปัจจุบัน ได้มีการขยายแนวคิด เรื่อง use in commerce ในคดี International Bancorp, LLC v. Society des Bains de Mer et du Cercle des Estrangers a Monaco, (2004) ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่า เป็นการ use in commerce โดยถือเป็นแหล่งกำเนิดของบริการได้ สำหรับเครื่องหมาย casino operator ที่ได้เสนอให้บริการต่อประชากรในสหรัฐอเมริกา ซึ่งกรณีนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับ casino นั้นได้ดำเนินการภายนอกอเมริกาเท่านั้น โดยมีการโฆษณา casino จากสำนักงานที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ศาลพิพากษาว่า เป็นกรณี use in commerce แล้ว โดยให้เหตุผล ๒ ประการ ได้แก่ (๑) ประชากรของสหรัฐอเมริกาได้ไปใช้บริการ casino นี้ด้วย ในต่างประเทศ และ (๒) casino นี้ได้มีการโฆษณาในสหรัฐอเมริกา จึงถือว่าเป็น foreign trade ที่เข้าข่าย use in commerce ภายใต้รัฐธรรมนูญกำหนดแล้ว

ข้อยกเว้น กรณีที่เป็น Foreign Use นั้น TTAB ได้กำหนดข้อยกเว้นต่อหลัก Territory Principle หรือ หลักการใช้ในประเทศสหรัฐฯ เท่านั้น ไว้บางกรณี ได้แก่ หลักเรื่อง Famous mark ซึ่งมาจากคดี Vaudable v. Montmartre, Inc.(1959) หากปรากฎชัดแจ้งว่าเครื่องหมายนั้น มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอเมริกา แม้ว่าสินค้าหรือบริการนั้น จะมีอยู่เฉพาะในต่างประเทศเท่านั้น โดยคดีนี้ เครื่องหมาย Maxim เป็นเครื่องหมายร้านอาหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังใน Paris และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากลด้วย แม้จะการให้บริการเฉพาะใน Paris ก็ตาม

ง.Intent to Use (ITU) Applications

โดยปกติ สิทธิในเครื่องหมายการค้า จะต้องมีการใช้ก่อนโดยมีเจตนาสุจริต (bona fide use of a mark) ไม่ใช่เพียง “token” หรือ มีไว้เพื่อหลอก ๆ ไม่ได้ใช้จริง ๆ ในปี ค.ศ. ๑๙๘๘ สภา Congress ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม อนุญาตให้มีการขอใบอนุญาตและแสดงเจตนาที่จะใช้เครื่องหมาย (Intent to use / ITU) ก็ได้ ก่อนจะมีการใช้จริง และท้ายที่สุด เมื่อสำนักงานรับจดทะเบียน (PTO) ได้อนุญาตให้มีการจดทะเบียนแล้ว ผลของการเป็น first use จะมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่สมัครด้วย (ภายหลังผ่านกระบวนการคัดค้านเป็นเวลา ๖ เดือน และอนุญาตให้มีการจดทะเบียนแล้ว)

จ.Constructive Use

ตามกฎหมาย Lanham Act เมื่อได้มีการจดทะเบียนแล้ว ก็จะได้รับการสันนิษฐานว่า มีการใช้ ในความหมาย use in commerce ทั้งอาณาบริเวณของประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถใช้ในการอ้างสิทธิ์ได้ เพื่อยืนยันสิทธิ์ของตนเอง เหนือเครื่องหมายที่มีการใช้ภายหลังไม่ว่าบริเวณใดในอเมริกา


(๒) เครื่องหมายฯ ต้องมีลักษณะเด่น (Distinctiveness)


เครื่องหมายฯ จะต้องมีลักษณะเด่น ซึ่งอาจจะมี ๒ ลักษณะ ได้แก่ ความเด่นโดยตัวของมันเอง (inherently distinctive) และ ความโดดเด่นที่ไม่ชัดเจนแต่จะต้องมีการสร้างชื่อเสียงให้มีลักษณะเฉพาะในความหมายของ secondary meaning ดังนี้

ในระดับความโดดเด่นของเครื่องหมายฯ แบ่งเป็น ๔ ระดับ

๑) Arbitrary / Fanciful Mark

๒) Suggestive Mark

๓) Descriptive Mark

๔) Generic Term


สำหรับเครื่องหมาย ๑) และ ๒) มีลักษณะโดดเด่นของตัวมันเอง ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ แต่ในระดับ ๓) นั้น เจ้าของเครื่องหมาย จะต้องสร้างลักษณะพิเศษให้อยู่ในความคิดของประชาชน ในลักษณะที่เป็น Secondary Meaning ไม่ได้หมายถึงชื่อหรือคำนั้น ๆ ตามปกติ เท่านั้น ส่วน Generic Term คือ คำสามัญ ไม่มีลักษณะโดดเด่น จึงไม่อาจจะได้รับความคุ้มครองตาม กม. นี้ได้ สำหรับเส้นแบ่งของระดับต่าง ๆ ไม่มีอย่างชัดเจน เพราะ ความโดดเด่นของถ้อยคำ ฯลฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จิตใจและความคิดของผู้ใช้ ตลอดจนลักษณะของสินค้า ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไป เช่น คำว่า Ivory ถ้าหมายถึง งาช้าปกติ ก็ย่อมจะเป็นคำสามัญทั่วไป ไม่ถือเป็นเครื่องการค้า แต่ถ้าหมายถึงสินค้าอื่น ๆ เช่น สบู่ ฯลฯ ก็อาจจะถือเป็น Arbitrary Mark ที่มีลักษณะโดดเด่นสูงสุดได้ หรือ กรณีคำว่า Aspirin ซึ่งเคยเป็น fanciful mark ในอดีต ปัจจุบัน ก็กลายเป็นคำสามัญทั่วไปแล้ว จึงไม่ได้รับการปกป้องตามกฎหมายนี้อีกต่อไป การที่จะได้รับความคุ้มครอง ต้องเป็นการคิดคำขึ้นใหม่ หรือ ใช้แตกต่าง แต่ถ้าคำ ๆ นั้น เป็นคำสามัญอยู่แล้ว แต่เขียนแตกต่าง เช่น การสะกดผิดแผกกันไป คำ ๆ นั้น ก็ไม่ได้ถือเป็น fanciful หรือ suggestive mark แต่ประการใด

สำหรับรายละเอียด ของระดับความโดดเด่นเครื่องหมาย อาจจะกล่าวได้พอสังเขป ดังนี้

๑) Arbitrary or Fanciful Mark

เครื่องหมายที่มีความโดดเด่นจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องพิสูจน์ถึง secondary meaning เลย โดย ลักษณะของ Fanciful Mark จะเป็นคำที่สร้างขึ้นใหม่ โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตัวอย่างเช่นคำว่า Kodak หมายถึงฟิล์มถ่ายภาพ และอุปกรณ์ต่าง ๆ Rolls Royce หมายถึงรถยนต์ Exxon หมายถึง น้ำมัน, ผลิตภัณฑ์ และ บริการเกี่ยวกับน้ำมัน เป็นต้น

แต่สำหรับ Arbitrary Mark โดยปกติ คำเหล่านี้ อาจจะหมายถึงถ้อยคำปกติ มีความหมายในตัวมันเอง แต่ถูกใช้ในทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ และความหมายของถ้อยคำนั้นตามปกติ ฯลฯ เลย เช่น คำว่า Apple ถ้าหมายถึงผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ก็จะเป็น Arbitrary Mark แต่ถ้าหมายถึง ผลไม้ Apple ก็จะเป็น Generic Term แต่ถ้าหมายถึง Candy, liquor, pie ก็อาจจะเป็น Descriptive Mark ได้ ถ้ามี Secondary Meaning

ตัวอย่างถ้อยคำที่เป็น Arbitrary Mark เช่น Camel สำหรับบุหรี่ Black & White สำหรับ เหล้าสก๊อต Domino สำหรับ น้ำตาล Mustang อันหมายถึง โรงแรม เป็นต้น

๒) Suggestive Mark

สำหรับเครื่องหมายประเภทนี้ ไม่ได้รับการยอมรับตาม common law ดั้งเดิม แต่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อขยายการคุ้มครองสำหรับถ้อยคำบางประเภท ที่ไม่ใช่เป็นการพรรณนาสินค้านั้นโดยตรง ในลักษณะ Descriptive โดยเครื่องหมายประเภทนี้ อาจจะมีลักษณะเป็นเพียง Suggestive ไม่ได้บอกโดยตรงว่าหมายถึงอะไร ผู้บริโภค จะต้องใช้จินตนาในการคิดว่าสินค้านั้น เป็นอะไร เช่นคำว่า Goliath หมายถึง อะไรที่ใหญ่ ๆ โต ๆ ถูกนำมาใช้กับ ดินสอแทงโต Roach Motel ใช้เป็นเครื่องจับแมลง เป็นต้น ดังนั้น หากลูกค้า มีแนวโน้มที่จะไม่อาจรู้ได้ว่าหมายถึงสินค้าใดได้อย่างถูกต้อง แต่จะต้องใช้จินตนาการในการคิด พิจารณา ว่าจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอะไร เครื่องหมายนั้น จะเป็น Suggestive Mark ได้รับความคุ้มครอง

๓) Descriptive Mark

ปกติ ถ้อยคำพรรณนา ที่บ่งบอกถึงคุณภาพ หน้าที่ และ ลักษณะ รวมถึงส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ จะไม่สามารถถูกใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ แต่ถ้ามีลักษณะพิเศษขึ้นมา เช่น คำว่า Rocktober หมายถึง เพลงร๊อคที่กระจายเสียงออกไป After Tan หมาย โลชั่นกันแดด King Size หมายถึง เสื้อผ้าของผู้ชายตัวใหญ่ ซึ่งจะเห็นว่า เป็นถ้อยคำที่ต้องมี Secondary Meaning ทั้งสิ้น

คำว่า Secondary meaning นั้น ได้ถูกอธิบายไว้ว่า ถ้อยคำ หรือ วลี ซึ่งมีความหมายปกติ แต่ไม่สามารถที่จะยึดถือเอาคำ ๆ นั้น เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง แต่ถ้อยคำที่ถูกใช้ในพื้นที่ใด ๆ ในระยะเวลายาวนาน อาจจะกลายเป็น สิ่งที่ถูกอ้างอิงหรือเข้าใจว่าเป็นสินค้าชนิดใดเป็นการเฉพาะ ชื่อนั้น จึงกลายเป็นความหมายที่แท้จริงที่ประชาชนจะนึกถึงก่อน เมื่อได้ยิน ไม่ได้นึกถึงถ้อยคำสามัญทั่วไปแต่ประการใด หากประชาชนทั่วไป เมื่อได้ยิน ได้เห็นแล้ว จะนึกถึงสินค้านั้นทันที ถ้อยคำนั้น ก็จะถือว่า มี Secondary meaning แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม คำว่า secondary meaning นั้น ไม่จำต้องถึงขนาดที่ประชาชนจะต้องสามารถบ่งบอกถึง Source หรือ แหล่งผลิตสินค้าในทันทีที่ได้ยินชื่อนั้น

ปัจจัยที่จะใช้พิจารณาว่า ถ้อยคำนั้น มี Secondary meaning หรือไม่ เจ้าของเครื่องหมายการค้า อาจจะนำหลักฐานต่าง ๆ มาพิสูจน์ได้เช่น มีการทำ survey เกี่ยวกับความรับรู้ของลูกค้าต่อสินค้านั้น การสัมภาษณ์ลูกค้าโดยตรง จำนวนการซื้อและจำนวนลูกค้า การขยายการจำหน่ายในตลาด และ การพิสูจน์ให้เห็นว่า จำเลยมีเจตนาลอกเลียนแบบเครื่องหมายค้าของโจทก์นั้นหรือไม่ เพียงใด ฯลฯ โดยศาลเห็นว่า หลักฐานการสำรวจ (Survey) นั้น จะถูกใช้เป็นเครื่องวัดความตระหนักและความรับรู้ของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์นั้น อันแสดงให้เห็นถึงการมี Secondary meaning หรือไม่

หากมีการใช้ชื่อที่มีลักษณะ Descriptive mark หลายบริษัทในพื้นฐานนั้น การพิจารณาว่าใครเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายนั้น อาจจะพิจารณาจากหลักฐานที่แสดงว่า คู่กรณีใด สามารถที่จะใช้และแสดงให้เห็นถึงความเด่นเป็นที่รู้จักในตลาดเฉพาะท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นสำคัญ
Descriptive Mark ยังรวมถึงชื่อของบุคคล (Personal Name)

(๔)Generic Terms

ถ้อยคำสามัญ ซึ่งโดยปกติใช้เป็นชื่อสินค้าและอธิบายประเภทสินค้าได้ทันที โดยไม่ต้องอาศัยจินตนาการใด ๆ ด้วยเหตุนี้ ถ้อยคำที่เป็นคำสามัญทั่วไป จึงไม่มีคุณสมบัติความเด่น และใช้เป็นเครื่องหมายการค้าไม่ได้ ดังนั้น ไม่ว่าจะมีการลงทุนลงแรง ในการโฆษณา พัฒนาสินค้า ฯลฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อถ้อยคำดังกล่าวไม่มีความเด่น จึงไม่อาจจะเป็น Source indicator ได้ แม้ว่าบริษัทนั้น จะประสบความสำเร็จในการทำให้ประชาชนได้รู้จักและทราบถึงแหล่งผลิตสินค้านั้นเพียงใดก็ตาม บริษัทคู่แข่งอื่น ๆ จึงสามารถใช้ชื่ออย่างเดียวกันได้โดยเสรี และไม่ถูกจำกัดใด ๆ

ตัวอย่างเช่น Cereal หมายถึง อาหารเช้า Light Beer หมายถึง เบียร์ที่มี Calorie ต่ำ

อย่างไรก็ตาม จะต้องระวัง เพราะคำบางคำ ถ้าใช้ในความหมายธรรมดา ก็จะเป็น Generic Term แต่ถ้าใช้ในความหมายพิเศษ ก็อาจจะเป็น Descriptive Mark ได้ เช่น คำว่า Safari ถ้าหมายถึง การท่องเที่ยวในป่าแอฟริกา ก็จะเป็นถ้อยคำสามัญ แต่ถ้าถูกนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า ฯลฯ ก็จะกลายเป็น Descriptive Mark ได้เช่นเดียวกัน

ปัจจัยที่จะใช้วัดว่าสิ่งใด เป็น Generic Term หรือไม่ จึงต้องดูที่ว่า ความรับรู้ของประชาชนสำหรับถ้อยคำนั้น ๆ โดยทั่วไป หมายถึงสิ่งของที่เป็นไปตามชื่อเรียกนั้นหรือไม่ หากใช่ ก็จะเป็น Generic Term ทั้งนี้ Descriptive mark จะบ่งบอกถึง quality, function, or characteristics ของสินค้าหรือบริการนั้น ในขณะที่ Generic Term หมายถึง ลักษณะธรรมชาติทั่วไป (basic nature) ของสินค้าและบริการ ซึ่งอาจจะกล่าวกว้างว่าเป็น Genus ของผลิตภัณฑ์เฉพาะ หรือ บริการนั้น ที่ปกติ อาจจะถือเป็น Species ก็ได้

เครื่องหมายการค้าฯ บางกรณีอาจจะล้าสมัย กลายเป็นคำสามัญ ไปได้ เช่น dry ice ก็กลายเป็นคำสามัญไปแล้ว หรือ Xerox กลายเป็นถ้อยคำสามัญที่ประชาชนทั่วไป เข้าใจว่าหมายถึงการทำสำเนา อย่างไรก็ตาม หากว่า บริษัทฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น สามารถทำรณรงค์การค้า เพื่อให้ประชาชน เข้าใจในความหมายใหม่ต่อไปได้ เช่น ถ้าบริษัท Xerox ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่า หมายถึง Copier ไม่ได้ใช้คำว่า Xerox แทนคำว่า ทำสำเนา โดยทั่วไปได้แล้ว บริษัท Xerox ก็อาจจะยังรักษาความโดดเด่นของเครื่องหมายนั้นต่อไปได้ และยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้ต่อไป

Personal Names

สำหรับ Personal Names นั้น ถือเป็น Descriptive Mark ได้ ถ้าสามารถแสดงถึงความมี Secondary meaning ได้ เพราะชื่อบุคคล อาจจะกลายเป็นเครื่องหมายที่เป็นรู้จักทั่วไป และบุคคลไม่ได้คิดถึงบุคคลนั้น ๆ เป็นการเฉพาะ แต่จะนึกถึงสินค้าประเภทใด ประเภทหนึ่งในทันที เช่น คำว่า McDonal’s จะถึงร้านอาหารกินด่วน หรือ ร้านอาหารขยะที่ตั้งอยู่ทั่วไปในสหรัฐอเมริกา Levi Strauss จะหมายถึง เสื้อผ้า แต่อย่างไรก็ตาม การจะถือว่าชื่อเป็นเครื่องหมายการค้าได้ จะต้องมีการใช้เพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการนั้นด้วย

Trade Dress

คำว่า Trade Dress นี้ จะหมายถึง ลักษณะอันเด่นชัดของบรรจุภัณฑ์ หรือ รูปร่างผลิตภัณฑ์นั้นเอง โดยศาลสูงสุดได้อธิบายไว้ว่า Trade Dress หมายถึง “รูปลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์ รวมถึงลักษณะอื่น ๆ เช่น ขนาด รูปร่าง ผลรวมของสี ลักษณะของเนื้อเยื่อ หรือ รูปลวดลาย และอาจจะรวมถึง เทคนิคการขายที่ถือเป็นลักษณะเฉพาะนั้น ๆ”

แต่ Trade Dress จะได้รับการปกป้องตามกฎหมายนี้ ก็ต่อเมื่อ มีลักษณะเด่นชัด ในฐานะที่เป็น product identifier ในความรับรู้ของประชาชนผู้บริโภคนั้น ตัวอย่างเช่น UPS หรือ บริการไปรษณีย์ของสหรัฐฯ นั้น จะมีเครื่องหมายการค้าและบริการ และ มี Trade dress เป็นองค์รวมของสีน้ำตาลและสีเหลืองประกอบกัน กับเครื่องแบบเสื้อผ้าและรถยนต์ที่ใช้ขนส่ง เมื่อประชาชนเห็น ก็จะทราบทันทีว่า เป็นบริการของ UPS

ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมาย หากประสงค์จะได้รับความคุ้มครอง ตาม มาตรา ๔๓(a) จะต้องพิสูจน์ว่า

(๑) เครื่องหมาย Trade Dress นั้น มีลักษณะที่น่าสับสนกับเครื่องหมายอื่นหรือไม่

(๒) เครื่องหมายนั้น ไม่ได้มีลักษณะเป็น Functionality

(๓) เครื่องหมายนั้น มีลักษณะเด่นชัด (Distinctiveness) หรือ มีความหมายที่สอง (Secondary meaning)

เป็นต้นว่า เฉพาะสีเพียงอย่างเดียว ก็จะไม่มีลักษณะเป็นสิ่งที่เด่นชัด (Distinctiveness) หรือ อาจจะทำหน้าที่เป็น Functionality ตามที่ได้บรรยายไปก่อนหน้านี้แล้ว ก็จะไม่ได้ความคุ้มครองจาก กม.นี้ แต่ถ้าลักษณะของสีที่ใช้ อาจจะได้รับความคุ้มครองได้ ถ้ามี Secondary และในเรื่องความงามและความคิดสร้างสร้าง ในกรณีนั้น สีจะต้องไม่ได้ทำหน้าที่เป็น Functionality ด้วย

สี เสียง และ กลิ่น (Color, Sound, Scent)

ภายใต้หลักกฎหมายของรัฐบาลกลางนั้น ประเภทของเครื่องหมายที่จะได้รับความคุ้มครองตาม กม. เครื่องหมายการค้า ซึ่งอาจจะรวมถึง สี และ บรรจุภัณฑ์ หรือ สีของผลิตภัณฑ์ใด ๆ เสียง เป็นต้นว่า เสียงดนตรี กลิ่น หรือ แม้กระทั่งสิ่งใด ๆ ที่แสดงเห็นถึงความเด่นชัดของผลิตภัณฑ์แสดงถึงแหล่งผลิต และ ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่า Functionality แล้ว ก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนี้

ก่อนปี ค.ศ. ๑๙๙๕ ศาลได้วินิจฉัยว่า ลำพังสีโดยตัวของมันเองนั้น ถือเป็น Trademark ได้หรือไม่ ซึ่งโดยปกติ ถ้าสีทำหน้าที่เป็น Functionality สีย่อมไม่ได้ความคุ้มครอง แต่ถ้าสีนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ข้างต้นและมีความหมายพิเศษ (Secondary meaning) ย่อมได้รับความคุ้มครองตาม กม. นี้ได้

เสียงและกลิ่น ก็เช่นเดียวกับ สี กล่าวคือ ไม่มีลักษณะเด่นโดยเนื้อหาของมันเอง เพราะไม่สามารถบ่งชี้แหล่งที่มาหรือ source identifier ได้ในทันทีทันใด ดังนั้น กลิ่นหอม จึงไม่สามารถใช้เป็นเครื่องหมายการค้าได้ สำหรับ อาหาร สบู่ หรือ น้ำหอม เนื่องจาก มีลักษณะเป็น Functionality แต่อาจจะได้รับการปกป้อง ในฐานะที่บ่งบอกเรื่องราวได้ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าที่ดูละครซีรี่ เรื่อง Law and Order มักจะคุ้นเคยกับเสียงก่อนเริ่มละครหรือระหว่างเล่นละครนั้น เสียงดังกล่าว ย่อมกลายเป็น Trademark ได้ ผ่านกระบวนเสนอสินค้าที่เสนอเสียงนั้นให้ได้ยินในทันที เป็นต้น

Artistic, Musical, and Other Expressive Works

หลักการเช่นเดียวกับสำหรับงานข้างต้น หากมีลักษณะ Distictiveness ย่อมได้รับความคุ้มครอง ตัวอย่างเช่น สโลแกน หรือ ประโยคเด็ดสำหรับสินค้า หรือ งานศิลป์ใด ๆ เป็นต้น

ศาลในคดี Foxworthy v. Custom Tees, Inc., (1995) ได้วินิจฉัยว่า ประโยคเด็ด หรือประโยคตลกประจำตัวของพิธีกรชื่อว่า Jeff Foxworthy ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ได้รับการปกป้องตาม มาตรา ๔๓(a) ของ Lanham Act โดยศาลเห็นว่า ประโยค ที่ถือเป็น Catchphrase นี้ว่า เป็นลักษณะ Suggestive Mark

ในคดี Hartford House, Ltd. V. Hallmark Cards, Inc., (1988) ศาลได้มีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยผลิตการ์ดเลียนแบบของโจทก์ โดยชี้ให้เห็นว่า รูปร่างลักษณะที่ปรากฎทั้งหมดของการ์ด ไม่ใช่ลักษณะที่เป็น Functionality และยังมีลักษณะเด่น จึงสามารถได้รับความปกป้องได้ในลักษณะที่เป็น Trade dress การกระทำของจำเลย จึงอาจจะก่อให้เกิดความสับสนต่อผู้บริโภคได้





เนื่อหาส่วนต่อไป จะเป็นเรื่อง Celebrity Likenesses and Fictional Characters



Create Date : 23 กรกฎาคม 2552
Last Update : 18 มิถุนายน 2553 8:49:17 น. 0 comments
Counter : Pageviews.  
POL_US
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 23 คน [?]




คลิ๊ก เพื่อ Update blog พ.ต.อ.ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ ได้ที่นี่
http://www.jurisprudence.bloggang.com






รู้จักผู้เขียน : About Me.

" Anti-Fucking Coup Forever "










University of Illinois

22 Nobel Prize & 19 Pulitzer Prize & More than 80 National Academy of Sciences (NAS) members







***คำขวัญ : พ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้า

ครูเล่าหวังเจ้าสร้างชื่อ

ชาติหวังกำลังฝีมือ

เจ้าคือความหวังทั้งมวล



*** ความสุข จะเป็นจริงได้ เมื่อมีการแบ่งปัน :

Happiness is only real when shared!














ANTI-COUP FOREVER: THE END CANNOT JUSTIFY THE MEANS!






Online Users
   


Locations of visitors to this page
New Comments
[Add POL_US's blog to your web]